刺破商標象征性使用的“面紗”-從HSS商標撤銷案件說起

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作者：付同杰北京市鑄成律師事務(wù)所合伙人

羅洋北京市鑄成律師事務(wù)所律師

原標題：刺破商標象征性使用的“面紗”-從HSS商標撤銷案件說起

近日，北京市高級人民法院對原告特種外科醫(yī)院訴國家知識產(chǎn)權(quán)局、第三人李京生關(guān)于HSS撤銷三年不使用商標糾紛案件作出終審判決，認定李京生提交的關(guān)于訴爭商標的使用證據(jù)屬于象征性使用，并因此撤銷了該訴爭商標的注冊。作為本案原告特種外科醫(yī)院的代理律師，借此機會，筆者在此分享該案件的訴訟策略以及對法院判決書的思考，期待能夠為今后的類似案件的代理提供一些借鑒意義。

一、案件基本情況介紹

本案訴爭商標“ 刺破商標象征性使用的“面紗”-從HSS商標撤銷案件說起 ”是由李京生于2005年3月30日在中國申請注冊的，指定使用在第44類包括“醫(yī)院、整形外科”等服務(wù)上。特種外科醫(yī)院為了進入中國市場，需要在中國取得其主商標HSS 的注冊。因此，特種外科醫(yī)院于2016年2月29日對此商標提起了撤銷申請，于2016年11月11日提起了撤銷復(fù)審申請，但均被國家知識產(chǎn)權(quán)局予以駁回。在此期間，李京生曾經(jīng)與特種外科醫(yī)院進行過溝通，意圖以一百萬美金的價格向原告特種外科醫(yī)院轉(zhuǎn)讓該訴爭商標。

二、訴爭商標使用情況分析

在這種情形下，特種外科醫(yī)院委托筆者所在律師團隊進行法律分析，請求律師團隊代理該起商標撤銷案件。通過閱卷，筆者發(fā)現(xiàn)李京生確實提交了從形式上看似非常完美的使用證據(jù)，無論是證據(jù)的數(shù)量還是證據(jù)的種類，都是精心策劃的，時刻準備著可能面對的撤銷三年不使用的法律風險。具體情況如下：

第一、李京生提供了大量關(guān)于訴爭商標的使用證據(jù)，包括但不限于其與魏縣人民醫(yī)院簽訂的《商標使用許可合同》、標有訴爭商標的醫(yī)院稿紙、病情交待書和不收紅包協(xié)議、標有訴爭商標的機織標簽以及相關(guān)的票據(jù)、魏縣人民醫(yī)院醫(yī)生穿著標有訴爭商標的白大褂的照片、多份刊登在《中原商報》上標有訴爭商標的廣告。這些證據(jù)大多不僅真實存在，并且來源均為值得信賴的第三方、持續(xù)時間覆蓋了指定期間的每個年份，從形式和內(nèi)容上堪稱“無懈可擊”似已形成了“完整的商標使用的證據(jù)鏈”。

第二、據(jù)李京生自述，其本人實際上從九十年代就開始學習有關(guān)知識產(chǎn)權(quán)理論、運作，其本人亦是一名執(zhí)業(yè)醫(yī)師，因此他對如何制作和獲取訴爭商標使用證據(jù)有著比普通人更強的前瞻能力和水平。同時，由于其已經(jīng)投入了相當?shù)娜肆?、財力、物力以維持訴爭商標的注冊，他非常在意該商標的權(quán)利，竭盡權(quán)利要保住訴爭商標的注冊。

第三、本案主要的使用證據(jù)均與魏縣人民醫(yī)院有關(guān)，其中多份證據(jù)因涉及患者隱私被列為不向外公開的材料，通過常規(guī)渠道無法獲得并辨析真假?；诖?，本案中筆者所在律師團隊在取證方面的難度可想而知。

三、筆者所在團隊的訴訟策略

筆者所在的團隊律師們認真分析了李京生在評審階段提交的使用證據(jù)，發(fā)現(xiàn)這些證據(jù)雖看似完美但其中存有諸多疑點，極具象征性使用之嫌。筆者所在團隊幫助客戶制定和執(zhí)行多方位的訴訟策略，對李京生提交的看似“最完美、最無懈可擊”的證據(jù)進行了極為認真、仔細、專業(yè)的分析，并通過自主取證和向法院申請調(diào)查取證等方式，成功揭示了李京生提交的證據(jù)中有悖常理和商業(yè)慣例的情形，并最終讓法院接受了筆者所在律師團隊的主張，認定李京生對訴爭商標的使用屬于象征性使用，并對訴爭商標予以撤銷。筆者所在團隊具體訴訟策略如下：

第一、為了攻擊李京生提交的上述證據(jù)，在取證方面進行了精心部署，一一攻破。首先，進行國圖檢索核對李京生提交的報紙的真實性，并將其中并無刊登訴爭商標廣告的1份報紙通過國圖文獻復(fù)印予以固定。其次，安排對魏縣人民醫(yī)院進行了現(xiàn)場公證，在公證書中固定了其未以任何公開的方式，如在招牌、就診卡、白大褂、稿紙等公眾能夠直接獲得或感知的材料和位置上使用過訴爭商標使用這一事實。再次，在一審?fù)忂^程中，為了證明魏縣人民醫(yī)院出具的相關(guān)證據(jù)的真實性，向一審法院申請調(diào)取證據(jù)，并最終成功獲得了七份病歷檔案，成功確定了訴爭商標的真實使用狀況，即零星未公開使用的情況，并基于此將案件重點確定在論證李京生對訴爭商標象征性使用這一點。

第二、對訴爭商標核定使用的服務(wù)進行準確的分析，確定其所在領(lǐng)域的特性，即醫(yī)療服務(wù)行業(yè)的準入要求，指明就算李京生本人為執(zhí)業(yè)醫(yī)生，其亦無能力獨立提供任何醫(yī)療服務(wù)這一點。對刊登在《中原商標》上的廣告進行性質(zhì)分析，攻擊其欠缺的作為廣告的基本要素。對李京生為魏縣人民醫(yī)院自費印制稿紙、制作印章、機織標簽等違背常理和商業(yè)習慣的情況一一分析。再結(jié)合李京生自證其擁有長期的知識產(chǎn)權(quán)運作經(jīng)驗及其在評審階段聯(lián)系特種外科醫(yī)院獲取高額轉(zhuǎn)讓費一點，進一步強調(diào)了且其根本無任何在商業(yè)活動中真實使用訴爭商標的計劃及實踐。

第三、為了論證筆者所在團隊在本案中核心的象征性使用的論點，進行了大量的判例檢索工作，并且成功收集了多個在先類似的判例。及時且有效地與主審法官進行溝通，并向合議庭提交所有相關(guān)的證據(jù)及材料，以支持論點并說服法官支持特種外科醫(yī)院的主張。

四、案件的典型意義

第一、撤銷三年不使用程序設(shè)立的原因在于避免因商標權(quán)人怠于使用商標而造成商標資源的浪費，因此，象征性使用顯然不應(yīng)該成為商標撤銷三年不使用程序的壁壘。在處理商標撤銷時，如果遇到商標使用證據(jù)形式上已形成完整的證據(jù)鏈，但是有象征性使用之嫌的情況時，應(yīng)該從商標使用量、持續(xù)使用時間、使用是否為進入流通領(lǐng)域、是否符合相關(guān)商品和服務(wù)的準入標準等核心方面仔細分析，判斷是否屬于象征性使用，并且積極收集證據(jù)和類似案例予以支撐。

第二、涉及象征性使用的撤銷案件的證據(jù)收集具有一定的難度和獨特性。故此，在收集證據(jù)過程中，應(yīng)當收集更易被法院認可的證據(jù)，如經(jīng)公證的證據(jù)及權(quán)威第三方出具的證據(jù)，并且要注重多份證據(jù)組合使用及證據(jù)鏈的完整性。同時，如遇本案中的病歷檔案這種涉及個人隱私的證據(jù)，無法自行收集的，應(yīng)主動按照法律規(guī)定向法院申請調(diào)取證據(jù)以證明案件涉及的核心事實。

五、案件的理解與思考

商標象征性使用現(xiàn)行法律并無直接規(guī)定，其是在司法實踐中逐漸發(fā)展和清晰起來的。這一概念最早是由北京市高級人民法院于2010年在“大橋DAQIAO及圖”商標撤銷復(fù)審行政糾紛案中提出的，在此案中北京市高級人民法院明確指出“商標使用應(yīng)當具有真實性和指向性，即商標使用是商標權(quán)人控制下的使用，該使用行為能夠表達出該商標與特定商品或服務(wù)的關(guān)聯(lián)性，能夠使相關(guān)公眾意識到該商標指向了特定的商品或服務(wù)。對于僅以或主要以維持注冊效力為目的的象征性使用的商標的行為，不應(yīng)視為在商標法意義上使用商標”。這一概念的提出進一步明晰了《商標法》第四十四條關(guān)于“商標法意義上使用商標”的含義，明確了在認定是否屬于“商標法意義上使用商標”時除了考慮要有“將商標用于商品、商品包裝或者容器以及商品交易文書上，或者將商標用于廣告宣傳、展覽以及其他商業(yè)活動中”的客觀行為之外，在主觀上也要有“用于識別商標來源”的這一核心目的，而非淺層“維持商標注冊效力”這一目的。雖然通過此案及之后幾個類似的案例，將“象征性使用”排除在“商標法意義上的使用”已成為共識，但是如何判斷是否為“象征性使用”在實踐中仍然有很大的困難，這也導(dǎo)致這些年認定屬于“象征性使用”的類似的判例的數(shù)量非常有限。

在這種情況下，筆者認為本案屬于近些年同類案件中的極具典型的案件，對把握法院判定“象征性使用”的標準提供了很好的借鑒及啟示作用。從北京市高級人民法院作出的終審判決中，筆者發(fā)現(xiàn)實際上本案中法院對于認定象征性使用針對如下三個核心點的正確判斷值得同仁借鑒和思考。

第一、訴爭商標的使用是否符合其核定商品/服務(wù)所在行業(yè)的特點

在本案中，法官直接指出：“盡管李京生持有執(zhí)業(yè)醫(yī)師證書，但訴爭商標核定使用的服務(wù)為醫(yī)院、整形外科等，考慮到當前醫(yī)療服務(wù)行業(yè)的準入資格等要求，此類服務(wù)一般無法以自然人身份提供”。由此可見，在進行商標使用是否屬于象征性使用判斷的時候，首先應(yīng)當對核定使用的商品/服務(wù)所在的行業(yè)的特點進行總括性地分析，確定其使用是否有相應(yīng)的準入標準，從而才能夠判定使用證據(jù)的真實性和關(guān)聯(lián)性。

第二、訴爭商標持續(xù)使用時間是否已達到《商標法》意義上持續(xù)的標準

在本案中，關(guān)于此點，法官特意強調(diào)了：“李京生于指定期間許可魏縣人民醫(yī)院使用訴爭商標僅一年時間，并無證據(jù)證明訴爭商標在此之前及之后存在實際的持續(xù)使用主體”。由此可見，《商標法》意義上的使用必須是持續(xù)的，具體來講應(yīng)該是使用應(yīng)該是連續(xù)地覆蓋整個指定使用三年期間的，僅有其中一個時間段，或者僅有零星幾個時間點在理論和實踐上都無法認定為《商標法》意義上的使用。對此概念的正確認識是判定商標是否屬于象征性使用的重要一點。

第三、訴爭商標的使用是否與正常的交易習慣和常識相符合

在本案中，關(guān)于這一點，法官認定：“《中原商報》上發(fā)布的訴爭商標宣傳廣告未體現(xiàn)服務(wù)提供主體及相關(guān)聯(lián)系方式，所指向的服務(wù)亦不甚明確，此類宣傳廣告難以使訴爭商標實現(xiàn)區(qū)分服務(wù)來源的作用，從而構(gòu)成商標法意義上的使用”。任何商標的使用形式實際上都不能突破正常的交易習慣和常識。在很多類似的案件中不少商標所有人僅僅為了維持商標的注冊而選擇在一些報刊雜志上定期刊登與其商標相關(guān)的廣告，但是有一些也過于追求維持注冊的目的，而漏掉了在正常商業(yè)活動中刊登廣告的目的，即宣傳的目的。具體而言就是一個廣告必須具備基本的要素，包括不限于商品/服務(wù)提供者的信息及指向的商品和服務(wù)的信息，才能起到宣傳的目的。如果僅僅是寫明商標的標樣、核定使用的商品服務(wù)和商標的所有人的名稱就僅能被稱為權(quán)屬證明而非廣告，而這些權(quán)屬證明性質(zhì)的“廣告”不管是刊登于哪種介質(zhì)都無法實現(xiàn)其宣傳的目的，故此也不能被作為證明商標公開、真實、有效使用的證據(jù)。

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作者：付同杰北京市鑄成律師事務(wù)所合伙人

羅洋北京市鑄成律師事務(wù)所律師

編輯：IPRdaily王穎校對：IPRdaily縱橫君

注：原文鏈接：刺破商標象征性使用的“面紗”-從HSS商標撤銷案件說起（擊標題查看原文）

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