企業(yè)知識產(chǎn)權管理中的那些“坑”——合同篇

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來源：IPRdaily中文網(wǎng)（iprdaily.cn）

作者：翟艷利 北京高沃律師事務所

原標題：企業(yè)知識產(chǎn)權管理中的那些“坑”——合同篇

上一次筆者剖析了企業(yè)知識產(chǎn)權管理中的人事管理漏洞。本次從“合同”的角度梳理一下企業(yè)在知識產(chǎn)權管理中的常見的坑，之所以梳理這些坑，是因為做知識產(chǎn)權貫標的作用之一就是為企業(yè)規(guī)避知識產(chǎn)權風險，我們只有了解到哪里有坑，才能在管理中更好規(guī)避。
 

做為一個不以撰稿為生的知識產(chǎn)權人員，距上一次我們剖析企業(yè)知識產(chǎn)權管理中的人事管理漏洞已經(jīng)3月有余。最近一段時間，在疫情不緊張的情況下我們又走訪了很多企業(yè)，在交流過程中仍然發(fā)現(xiàn)了很多問題。

我國從2013年開始執(zhí)行《企業(yè)知識產(chǎn)權管理規(guī)范》GB/T29490-2013國家標準，并投入大量人力、物力引導企業(yè)開展貫標工作，提升企業(yè)知識產(chǎn)權管理意識和競爭力，目前這一標準已經(jīng)推行超過7年，很多企業(yè)建立起了自己的知識產(chǎn)權管理體系。但從標準執(zhí)行情況來看，很多企業(yè)，在知識產(chǎn)權管理中還會存在一些問題，為企業(yè)經(jīng)營埋下隱患。書接上回，談完了“人”，本次從“合同”的角度梳理一下企業(yè)在知識產(chǎn)權管理中的常見的坑，之所以梳理這些坑，是因為做知識產(chǎn)權貫標的作用之一就是為企業(yè)規(guī)避知識產(chǎn)權風險，我們只有了解到哪里有坑，才能在管理中更好規(guī)避。

合同(Contract)，又稱為契約、協(xié)議，是平等的當事人之間設立、變更、終止民事權利義務關系的協(xié)議。合同作為一種民事法律行為，是當事人協(xié)商一致的產(chǎn)物，是兩個以上的意思表示相一致的協(xié)議。只有當事人所作出的意思表示合法，合同才具有法律約束力。依法成立的合同從成立之日起生效，具有法律約束力 。在《中華人民共和國民法通則》第85條，《中華人民共和國合同法》第2條中都有相關說明。合同體現(xiàn)了契約精神，是合同雙方真實意思的體現(xiàn)，一旦合同簽訂，只要不違反法律和道德風俗，當事人可以任意約定合同或協(xié)議的名稱，內(nèi)容，形式,都是有效的。雙方發(fā)生糾紛，也會以合同條款作為判定依據(jù)。所以合同在企業(yè)經(jīng)營中，有著非常重要的作用，有條件的公司會設立法務部門，對合同條款做比較嚴格的審查，避免出現(xiàn)對公司不利條款，造成后期維權困難。

企業(yè)運行過程中涉及各種各樣的合同，而且有很多合同的簽訂涉及知識產(chǎn)權內(nèi)容。下面簡單梳理一下企業(yè)合同中涉及知識產(chǎn)權的類型：人事合同（保密協(xié)議、競業(yè)禁止協(xié)議），采購合同，銷售合同，產(chǎn)學研合作合同，代工合同，委托加工合同，其他服務合同（如知識產(chǎn)權服務合同、體系認證、培訓合同、審計合同等）。

不同合同作用、用途不同，里面涉及的知識產(chǎn)權問題也不同，所以注意事項也有所不用。

1、人事合同

人事合同中涉及知識產(chǎn)權的內(nèi)容，主要是對于職務發(fā)明的限定，除專利法中規(guī)定的內(nèi)容外，雙方還可以對其進行約定，這些約定一方面可以起到對員工的提醒和警示，另一方面范圍約定明確，方便日后維權。

條款案例1：

“乙方承認并同意：保證期（勞動關系存續(xù)期間）內(nèi)，直接或間接利用其崗位或甲方另行安排乙方從事的臨時業(yè)務；或者雖與前述崗位和業(yè)務無關，但部分或全部憑借或使用公司的人力（除乙方外）、財力、物力、已有技術、場地及其他物質(zhì)或非物質(zhì)資料而完成的作品、研究、創(chuàng)意、發(fā)明及其它知識產(chǎn)權，無論是已經(jīng)或是即將創(chuàng)作的，包括但不限于作品（無論文字、圖片、動畫或其它創(chuàng)作形式）、商標（以文字、圖形或以其組合表達）、專利（無論是否申請或者目前正在申請注冊）、軟件、公開或未公開的專有技術和其它法定權利，皆屬職務作品；除乙方可因此獲得公司規(guī)定的獎勵外，其他所有權利包括但不限于署名權、復制發(fā)行權、申請法定機構授權的權利以其許可他人使用等財產(chǎn)權以及法定或非法定但國家予以保護的基于前述職務作品產(chǎn)生的各項權利均歸甲方所有。

上述作品一切權利皆歸甲方所有。無論此項開發(fā)與否：

(a)涉及到甲方或其相關公司進行的實際業(yè)務；

(b)源于或產(chǎn)生于由乙方代表甲方或其相關公司所執(zhí)行的任務或進行的工作；

(c)源于或產(chǎn)生于乙方在甲方或其相關公司任職工作期間所構想的、進行的任務或工作。

以上關于開發(fā)任務的條款及涉及著作權的協(xié)議適用于乙方就職于甲方（以實際領取工資為標志起算）或其相關公司期間的技術開發(fā)、技術支持、經(jīng)營、策劃、行政、人力資源、生產(chǎn)和系統(tǒng)集成等職位。

乙方應首先將上述知識產(chǎn)權提供給甲方知識產(chǎn)權部門或其相關管理部門；

乙方承諾將根據(jù)甲方的需要，以其最大努力與甲方合作，使甲方獲得完整的權利并維持其合法權益。”

以上案例來源于網(wǎng)絡，其內(nèi)容除了職務發(fā)明的約定，還延伸到了著作權、創(chuàng)意、設計等，保護比較全面，有值得借鑒的地方，但因為條款作為約定內(nèi)容，也需征得員工同意。另外，公司在人事合同簽訂中也需要注意保密條款和競業(yè)禁止條款的內(nèi)容，該部分在此不做贅述。

依據(jù)專利法六條執(zhí)行本單位的任務或者主要是利用本單位的物質(zhì)技術條件所完成的發(fā)明創(chuàng)造為職務發(fā)明創(chuàng)造。職務發(fā)明創(chuàng)造申請專利的權利屬于該單位；申請被批準后，該單位為專利權人。

利用本單位的物質(zhì)技術條件所完成的發(fā)明創(chuàng)造，單位與發(fā)明人或設計人訂有合同，對申請專利的權利和專利權的歸屬做出約定的，從其約定。

此外專利法實施細則十二條對專利法第六條所稱執(zhí)行本單位的任務所完成的職務發(fā)明創(chuàng)造，做了近一步解釋，上一篇也有提到，在此不贅述。

2、采購合同

采購是企業(yè)運營過程中不可或缺的一環(huán)，從采購種類來看，一部分為公司辦公類消耗品，小到打印紙、本子、簽字筆，大到公司用車等，還有一部分為生產(chǎn)用物資如：設備、原料、產(chǎn)品包裝等。以往采購人員關注的重點有：貨物交付期限、性價比、結(jié)算周期、物流成本等。但是在知識產(chǎn)權影響力越來越大的今天，采購標的物有無知識產(chǎn)權侵權風險，是我們無法回避的問題。尤其是生產(chǎn)物資的采購，更需要采購人員注意采購產(chǎn)品有無知識產(chǎn)權風險，因為一旦發(fā)生采購物資為侵權產(chǎn)品的情況，企業(yè)作為物品使用方，雖然面臨賠償?shù)娘L險很小，但極有可能會影響正常生產(chǎn)，或者對企業(yè)榮譽造成損失。

一般面對采購合同中的知識產(chǎn)權問題，最好的辦法為：合同中約定采購產(chǎn)品一旦發(fā)生侵權，損失責任歸于供貨方。

但在與企業(yè)的溝通中發(fā)現(xiàn)，不是所有采購行為都是買方市場，另外企業(yè)貨物來源也多種多樣，并非都來源于直接生產(chǎn)企業(yè)。如，我公司曾經(jīng)服務的客戶中，有些產(chǎn)品為賣方市場，只能按照賣方合同采購；企業(yè)大部分生產(chǎn)原料來自于原料經(jīng)銷公司，所以合同中不能加入該項條款的情況，仍然較多。鑒于此，可采取第二種辦法，供貨方出具產(chǎn)品知識產(chǎn)權不侵權聲明，作為采購合同補充。

如果以上兩種辦法，都沒辦法實現(xiàn)，那么企業(yè)應加強對采購產(chǎn)品知識產(chǎn)權情況的調(diào)研，盡量選擇有自主知識產(chǎn)權，且知識產(chǎn)權實力較強的公司作為供貨方，降低自身風險。

知識產(chǎn)權管理不能一味追求形式，理解知識產(chǎn)權管理的目的，并靈活應對，有利于企業(yè)開展相關工作。

3、委托加工合同

委托加工也屬于采購合同的一種，不過有其特殊性，所以在此單獨進行說明。目前委托加工對很多生產(chǎn)性企業(yè)都比較普遍。富士康大家都非常熟悉，他是世界上最大的代工廠，也是全球最大的手機代工廠，也是iPhone的御用生產(chǎn)企業(yè)，目前很多企業(yè)都會尋求代工。企業(yè)生產(chǎn)中用到多種物資，不可能每一種都自己生產(chǎn)，在市場沒有適合的產(chǎn)品時，選擇代工廠生產(chǎn)成了必然選擇。一般我們把委托加工分為兩種：（1）提供技術、設計圖紙類；（2）不提供技術，只提要求類。

第一種形式的委托加工，包含了公司的知識產(chǎn)權，在簽訂采購合同時一定要注明產(chǎn)品的知識產(chǎn)權歸屬、代工廠對技術的使用范圍，避免代工廠搶注專利、著作權，及泄露技術，或者將該項技術用于為他人代工生產(chǎn)。同時，企業(yè)在時間允許的情況下，應對技術或設計，做知識產(chǎn)權保護，再交于代工企業(yè)，同時簽訂相關條款，更為保險。

第二種形式的委托加工，如果在整個產(chǎn)品的設計過程中，委托方不參與任何設計，或者覺得產(chǎn)品不重要，可以不約定知識產(chǎn)權條款；如部分參與設計或認為產(chǎn)品對我方較為重要，可在合同中簽訂知識產(chǎn)權歸屬條款，并約定技術成果使用范圍。具體約定內(nèi)容，看雙方博弈結(jié)果，必要時可發(fā)揮買方優(yōu)勢，在談判及磋商中取得一定優(yōu)勢。

4、銷售合同

銷售是企業(yè)實現(xiàn)市場盈利的一大途徑。一般人都認為銷售合同中體現(xiàn)知識產(chǎn)權條款屬于畫蛇添足?；蛘哒J為，我方的銷售合同于對方而言為采購合同，如果雙方都實施知識產(chǎn)權管理規(guī)范，嚴格執(zhí)行標準，那一份合同中約定條款就會產(chǎn)生沖突。

在執(zhí)行過程中，如果能夠理解知識產(chǎn)權管理的目的，則不存在這樣的沖突。

首先，我們在銷售合同中加入知識產(chǎn)權條款是保護自己的知識產(chǎn)權及技術成果、設計成果等，并不是為了逃避知識產(chǎn)權侵權責任。針對如何避免企業(yè)侵權風險，有對應的很多措施可以采取，而不是在合同中投機取巧。其次，產(chǎn)品在銷售過程中有很多途徑，如直銷，代銷，代理形式等，產(chǎn)品銷售出去，一旦市場形式好，難免出現(xiàn)仿冒產(chǎn)品，馬克思曾經(jīng)說過：“如果有100％的利潤，資本家們就會鋌而走險”。所以建議在銷售合同條款中約定相關內(nèi)容，其實為君子協(xié)定，目的在于告知采購方該產(chǎn)品的知識產(chǎn)權為我方所有，他人不得侵犯。此處頗有“此地無銀三百兩”的感覺，但在發(fā)生糾紛時，如我方?jīng)]有及時申請專利，遭到技術成果被采購方惡意搶先申請，合同可以作為我方有利證據(jù)進行使用，以此來看，銷售合同中加入相關條款，也并非一無是處。

條款案例2

“本產(chǎn)品所含技術、結(jié)構、外觀設計等工業(yè)設計，知識產(chǎn)權歸我公司所有，甲方購買我公司產(chǎn)品，擁有產(chǎn)品使用、銷售權。

甲方不得侵犯我公司產(chǎn)品知識產(chǎn)權，如果侵權行為發(fā)生，應賠償我公司侵權損失。”

5、代工合同

與委托合同對應，我方接受A公司委托加工某一產(chǎn)品，也有相應的兩種情況：A公司提供技術，設計方案；A公司不提供技術，設計方案，由我方進行設計。這種情況可參照3委托加工合同部分，視不同情況在合同中加入相應知識產(chǎn)權條款，對技術成果歸屬、適用范圍進行約定。

需要特別注意的情況為，如果A公司提供了相關技術如技術方法，我們需要讓A公司做出“提供的技術不侵犯第三方知識產(chǎn)權”的聲明，因為我公司作為技術的使用方，且使用該技術是生產(chǎn)銷售行為，一旦A公司提供的技術為侵權技術，我公司不能獨善其身，勢必會卷入侵權糾紛中。

6、產(chǎn)學研合作合同

近年來，產(chǎn)學研合作不僅是企業(yè)提升自身研發(fā)實力的重要途徑，也是高校技術人員實現(xiàn)成果轉(zhuǎn)化的有效途徑，隨著技術創(chuàng)新的市場驅(qū)動力越來越強，知識產(chǎn)權在市場競爭中發(fā)揮的作用越來越明顯，無論企業(yè)還是高校都非常重視對技術成果的知識產(chǎn)權保護。

企業(yè)、高校、科研院所合作，本身具有雙贏性，一方面企業(yè)研發(fā)實力增強，加快了技術研發(fā)進程；另一方面高校技術與市場的結(jié)合更加緊密，研發(fā)目標較為清晰，更接近市場需求；再次雙方合作加快了科技成果實施轉(zhuǎn)化，加快了知識產(chǎn)權運營進程。但是，從目前產(chǎn)學研合作情況來看，存在一些較為普遍的問題，如技術交付、研發(fā)進度問題，但此類問題不在本次討論范圍中。本文主要討論產(chǎn)學研合作中因知識產(chǎn)權引發(fā)糾紛的問題，其中較為突出的為科技成果的知識產(chǎn)權歸屬問題，一般成果轉(zhuǎn)化價值越高，分歧也會越大，不惜對簿公堂的也大有人在。從知識產(chǎn)權管理的角度來看這個問題，專利的申請權、所有權及專利技術的使用權完全可以通過事先協(xié)商，并形成條款的形式加以約定，以避免后期產(chǎn)生糾紛。專利法八條中，明確指出，雙方有約定的從其約定，可見約定的效用高于法庭對歸屬權的認定。

依據(jù) 專利法八條 兩個以上單位或者個人合作完成的發(fā)明創(chuàng)造、一個單位或者個人接受其他單位或者個人委托完成的發(fā)明創(chuàng)造，除另有協(xié)議的以外，申請專利的權利屬于完成或者共同完成的單位或者個人；申請被批準后，申請的單位或者個人為專利權人。

7、其他服務合同

隨著企業(yè)不斷發(fā)展，企業(yè)在運營過程中簽訂的合同種類會越來越多，還會涉及知識產(chǎn)權服務合同、體系認證、審計合同、培訓合同等。在簽訂此類合同中主要需要關注兩個問題。

（1）合同執(zhí)行過程中，會不會涉及企業(yè)秘密，如技術秘密、商業(yè)秘密等。

（2）合同執(zhí)行過程中，會不會產(chǎn)生技術成果，如涉及企業(yè)技術或運營信息的報告等。

所以合同簽訂中，需要重視以上情況，并加入相應條款：

保密條款，合作過程中我方的機密文件資料等，需要對方保密，不能泄露給任何第三方，如造成損失，需承擔賠償責任。

成果歸屬條款，服務過程中，產(chǎn)生的相關的報告、匯總資料，權利歸屬清晰，如涉及信息對我公司較為重要，盡量協(xié)商約定歸我方所有。

以上，對企業(yè)運營中涉及到知識產(chǎn)權的合同做了梳理，并建議企業(yè)在合同簽訂中關注該部分內(nèi)容，盡量做到有專業(yè)知識產(chǎn)權管理人員對相應條款進行審核。

合同中加入知識產(chǎn)權約定條款，可以為企業(yè)規(guī)避相關風險，避免不必要的糾紛，進一步，一旦產(chǎn)生糾紛，能夠有力維權。知識產(chǎn)權管理的目的不是阻礙企業(yè)正常運行，而是讓知識產(chǎn)權更好的服務企業(yè)。企業(yè)運營方式和所處環(huán)境千差萬別，所以針對不同情況，企業(yè)知識產(chǎn)權管理人員應把握大原則，不能教條主義，應在可執(zhí)行范圍內(nèi)，盡量按照標準，規(guī)避風險，讓知識產(chǎn)權提升企業(yè)的市場競爭力，發(fā)揮知識產(chǎn)權的價值。

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1、企業(yè)知識產(chǎn)權管理中的那些“坑”——人事篇

來源：IPRdaily中文網(wǎng)（iprdaily.cn）

作者：翟艷利 北京高沃律師事務所

編輯：IPRdaily王穎          校對：IPRdaily縱橫君

注：原文鏈接：企業(yè)知識產(chǎn)權管理中的那些“坑”——合同篇（點擊標題查看原文）

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