專利權屬訴訟中的八大法律問題和案例探析

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來源：IPRdaily中文網(wǎng)（iprdaily.cn）

作者：潘聰張飛虎高文律師事務所

原標題：專利權屬訴訟中的八大法律問題和案例探析

專利權屬糾紛案件，是指在發(fā)明創(chuàng)造被授予專利權期間或之后，公民之間、法人之間、以及公民與法人之間就誰應當是真正的專利申請人或?qū)＠麢嗳怂l(fā)生的確權糾紛案。因此實務中，專利權屬糾紛案件通常包括專利申請權權屬糾紛和專利權權屬糾紛。相對于專利侵權訴訟而言，專利權屬訴訟亦屬于非常常見且占比較大的一類專利糾紛，其具有特殊且獨具特色的疑難法律問題，本文將對該領域的八大法律問題進行研究，并提供相關案例以供探析。

一、專利權屬訴訟是否適用訴訟時效？

關于專利侵權訴訟的訴訟時效問題，在《專利法》2020年修改之前有一定的爭議，但隨著新《專利法》的實施，這一爭議問題已經(jīng)得以解決。也即，侵犯專利權的訴訟時效為三年，自專利權人或者利害關系人知道或者應當知道侵權行為以及侵權人之日起計算（參見新《專利法》第七十四條）。

但專利權屬訴訟是否適用訴訟時效，這在以往也存在一定的爭議。目前司法實踐中通常都認為專利權屬糾紛不受訴訟時效的限制。這是因為，知識產(chǎn)權作為一種無形資產(chǎn)，其與有形資產(chǎn)在物權屬性上類似，由于確認物權的請求權不受訴訟時效的限制，因此確認知識產(chǎn)權權利歸屬的請求權同樣也不應受訴訟時效的限制。目前從最高院的判例來看，最高院已經(jīng)明確了專利權權屬糾紛屬于確認之訴，不受訴訟時效限制。

【典型案例】(2020)最高法知民終1746號民事判決，北京歌某科技有限公司、蘇州敏某股份有限公司專利權權屬糾紛，“關于歌某科技公司主張專利權權屬時效的問題。本院認為，本案案由為專利權權屬糾紛，屬于確認之訴，不受訴訟時效限制。因此在無證據(jù)證明歌某科技公司明顯存在怠于起訴的情況下，無論歌某科技公司于何時提起本案訴訟爭議，亦或是否在產(chǎn)品研發(fā)及實際產(chǎn)品技術應用中采用或者是需要采用涉訴專利技術，都不應影響對涉案專利是否構成職務發(fā)明的認定?！?/p>

二、專利權屬訴訟是否能合案審理？

在爭議專利數(shù)量較大的情況下，是否能合案審理對于原告來講，具有非常大的經(jīng)濟價值和影響。由于大量爭議專利的案情經(jīng)常較為類似，證明權屬的證據(jù)也基本相同，因此合案審理無論對于原被告，還是對于裁判者來說，都具有效率上的積極意義。

近些年的司法實踐中，對于知識產(chǎn)權案件是否能合案審理，通常也存在較大爭議，而且有趨嚴的趨勢。這樣就導致了例如在版權訴訟中，每個作品都需要單獨發(fā)起一件訴訟，而在專利權屬訴訟中，也經(jīng)常會碰到每個專利都需要單獨進行立案，給原告主張權利造成了較大的經(jīng)濟負擔。但是，實務中，合案審理的案例也是存在的，而且目前司法實踐中，最終是否能合案審理，需要審判者來進行裁量。因此作為原告來說，還是需要盡量爭取合案的可能性。在無法達成合案審理的情況下，原告可以考慮選取較為核心的專利來先期主張權利，并隨著訴訟的進行再行考慮其他專利案件。

【典型案例】（2013）一中民初字第5254號民事判決，山東瀚某有限公司等與山東凱某有限公司等發(fā)明人署名權糾紛、專利權權屬糾紛以及專利申請權權屬糾紛案，在該案例中，涉及專利一到專利九等9項專利（第201010160XXX.X號、第201010160XXX.X號、第201010160XXX.X號、201010160XXX.X號、第201010160XXX.X號、第201020175XXX.X號、第201020175XXX.X號、第201020175XXX.X號、第201020175XXX.X號）。從以上案例可以看出，基于類似案件事實的發(fā)明人署名權糾紛、專利權權屬糾紛以及專利申請權權屬糾紛案件，可以合并立案和審理。

三、專利權屬訴訟是否能要求賠償與合理支出？

通常認為，專利權屬訴訟并不能適用于專利侵權訴訟中有關賠償和合理支出的相關規(guī)定（也即新《專利法》第七十一條），這在大量案例中都有提及，例如(2021)最高法知民終1076號珠海和某健康科技有限公司、謝某英等專利權權屬糾紛民事二審民事判決書提到“侵犯專利權的賠償數(shù)額按照權利人因被侵權所受到的實際損失確定……賠償數(shù)額還應當包括權利人為制止侵權行為所支付的合理開支。但是，上述規(guī)定的適用范圍通常限于專利侵權糾紛，一般不及于專利權屬糾紛。涉案專利權屬爭議僅解決權利應歸屬于誰的問題，其法律適用的構成要件不包括過錯。除在案證據(jù)表明存在明知他人權利而故意加以侵占等特殊情形外，在權屬糾紛中通常難以認定敗訴一方具有主觀上的可責性，亦不能據(jù)此判令轉(zhuǎn)付包括律師費在內(nèi)的合理開支。在法律和司法解釋沒有明確規(guī)定權屬糾紛中勝訴方合理開支由敗訴方轉(zhuǎn)付，當事人之間亦無此項約定的情況下，永某公司主張合理費用由和某公司、謝某英、蔡某迪承擔，缺乏依據(jù)，原審法院不予支持?！?br/>

但以上最高院案例中也提到了一種特殊情形，也即“除在案證據(jù)表明存在明知他人權利而故意加以侵占等特殊情形”，這為某些特殊情形下主張賠償與合理支出留下了空間。這在相關案例中也曾出現(xiàn)過。因此，作為原告，可以根據(jù)案件的實際情況，視情況來主張損害賠償與合理支出。

【典型案例】(2018)蘇民終1488號江蘇省高級人民法院無錫安某專用設備有限公司與無錫藍某航空廚房設備有限公司專利權權屬糾紛二審民事判決書：一審法院認為，專利權權屬糾紛雖然屬于確權糾紛，但專利權權屬糾紛中，將他人技術成果擅自申請專利引起的權屬糾紛，其本質(zhì)是侵犯他人專利申請權的行為，則被侵權人可以援引侵權責任法相關規(guī)定主張侵權賠償，其因維權訴訟產(chǎn)生的合理費用可以作為侵權賠償在權屬糾紛中一并主張。本案中，安某公司擅自將應歸屬于藍某公司的發(fā)明創(chuàng)造以自己的名義進行專利申請，本案屬于侵權引起的專利權屬糾紛，藍某公司在本案中主張維權費用，可在合理范圍內(nèi)予以支持?？紤]案件復雜程度和藍某公司委托訴訟代理人在案件處理中的工作量，藍某公司主張的20000元律師費在合理范圍之內(nèi)，予以支持。

四、委托開發(fā)與合作開發(fā)中的發(fā)明創(chuàng)造歸屬應如何判斷？

委托開發(fā)與合作開發(fā)，根據(jù)《專利法》第八條的規(guī)定，兩個以上單位或者個人合作完成的發(fā)明創(chuàng)造、一個單位或者個人接受其他單位或者個人委托所完成的發(fā)明創(chuàng)造，除另有協(xié)議的以外，申請專利的權利屬于完成或者共同完成的單位或者個人；申請被批準后，申請的單位或者個人為專利權人。因此，通常來說，委托開發(fā)與合作開發(fā)的權利歸屬一般約定優(yōu)先，而在沒有約定的情況下，受托人（而非委托人）、合作雙方往往是專利權人。

但更復雜的情況可能也會存在，例如如果合作過程中，一方人員與合作雙方存在多重關系時，則可能牽扯到職務發(fā)明的敏感因素，則此時非常容易發(fā)生糾紛。這在實務中也有相關案例，需要特別注意，并盡量規(guī)避此類風險。

【典型案例】（2020）最高法知民終1212號無錫樂某科技有限公司、白某民、江蘇多某科技有限公司專利權權屬糾紛二審民事判決書：2011年5月至2012年6月期間，白某民與多某公司之間的工作關系存在雙重約定。一是白某民系蘭州大學與多某公司簽訂《技術開發(fā)（委托）合同》中的聯(lián)系人，白某民作為蘭州大學的代表參與到蘭州大學與多某公司的技術開發(fā)合作項目中；二是白某民個人與多某公司之間簽訂有《咨詢服務合同》，基于該咨詢服務合同，白某民與多某公司之間形成另一工作關系。根據(jù)《技術開發(fā)（委托）合同》的性質(zhì)以及內(nèi)容，由該合同所確定的白某民與多某公司之間工作關系，顯然不屬于職務發(fā)明制度的調(diào)整范圍。而《咨詢服務合同》中并未約定白某民從事多某公司的技術研發(fā)工作，本案中并沒有證據(jù)證明白某民具有將其與多某公司之間由《咨詢服務合同》所確定的工作關系的性質(zhì)，變更為職務發(fā)明意義上的勞動關系或者臨時工作關系的意思表示。白某民與多某公司之間工作關系的性質(zhì)應當以約定優(yōu)先，而根據(jù)約定，白某民與多某公司之間并不存在職務發(fā)明所要求的勞動關系或者臨時工作關系。

五、職務發(fā)明創(chuàng)造與非職務發(fā)明創(chuàng)造如何區(qū)分？

目前新《專利法》第六條規(guī)定，執(zhí)行本單位的任務或者主要是利用本單位的物質(zhì)技術條件所完成的發(fā)明創(chuàng)造為職務發(fā)明創(chuàng)造?！秾＠▽嵤┘殑t》第十二條中進一步提到職務發(fā)明創(chuàng)造包括以下三種情形：（1）在本職工作中作出的發(fā)明創(chuàng)造；（2）履行本單位交付的本職工作之外的任務所作出的發(fā)明創(chuàng)造；以及（3）退休、調(diào)離原單位后或者勞動、人事關系終止后1年內(nèi)作出的，與其在原單位承擔的本職工作或者原單位分配的任務有關的發(fā)明創(chuàng)造。此外，《專利法實施細則》第十二條還提到，本單位包括臨時工作單位；本單位的物質(zhì)技術條件是指本單位的資金、設備、零部件、原材料或者不對外公開的技術資料等。

因此，對于職務發(fā)明創(chuàng)造而言，一般通過是否簽訂《勞動合同》、是否與職位相關、是否領取薪資、是否為在職期間以及離職一年內(nèi)做出等事實來判斷是否為職務發(fā)明。而對于“主要是利用本單位的物質(zhì)技術條件”這一點則對舉證能力提出了較高的要求，無論是作為原告，還是被告，都可以在該點上極力爭取。

但實務中，職務發(fā)明創(chuàng)造與非職務發(fā)明創(chuàng)造有時候會難以區(qū)分。因為是否與本職工作相關、是否主要用了本單位的物質(zhì)技術條件，需要結合發(fā)明創(chuàng)造的技術方案來進行判斷，這對某些地方法院做出客觀公正的裁判提出了較高的挑戰(zhàn)。

【典型案例】(2019)最高法民申6342號深圳市衛(wèi)某科技有限公司與李堅毅、深圳市遠某智能設備有限公司專利權權屬糾紛案：發(fā)明創(chuàng)造是復雜的智力勞動，離不開必要的資金、技術和研發(fā)人員等資源的投入或支持，并承擔相應的風險。在涉及與離職員工有關的職務發(fā)明創(chuàng)造的認定時，既要維護原單位對確屬職務發(fā)明創(chuàng)造的科學技術成果享有的合法權利，鼓勵和支持創(chuàng)新驅(qū)動發(fā)展，同時也不宜將專利法實施細則第十二條第一款第（三）項規(guī)定的“有關的發(fā)明創(chuàng)造”作過于寬泛的解釋，導致在沒有法律明確規(guī)定或者競業(yè)限制協(xié)議等合同約定的情況下，不適當?shù)叵拗蒲邪l(fā)人員的正常流動，或者限制研發(fā)人員在新的單位合法參與或開展新的技術研發(fā)活動。因此，在判斷涉案發(fā)明創(chuàng)造是否屬于專利法實施細則第十二條第一款第（三）項規(guī)定的“有關的發(fā)明創(chuàng)造”時，應注重維護原單位、離職員工以及離職員工新任職單位之間的利益平衡，綜合考慮以下因素：一是離職員工在原單位承擔的本職工作或原單位分配的任務的具體內(nèi)容，包括工作職責、權限，能夠接觸、控制、獲取的與涉案專利有關的技術信息等。二是涉案專利的具體情況，包括其技術領域，解決的技術問題，發(fā)明目的和技術效果，權利要求限定的保護范圍，涉案專利相對于現(xiàn)有技術的“實質(zhì)性特點”等，以及涉案專利與本職工作或原單位分配任務的相互關系。三是原單位是否開展了與涉案專利有關的技術研發(fā)活動，或者是否對有關技術具有合法的來源。四是權利人、發(fā)明人能否對于涉案專利的研發(fā)過程或者技術來源作出合理解釋，相關因素包括涉案專利技術方案的復雜程度，需要的研發(fā)投入，以及權利人、發(fā)明人是否具有相應的知識、經(jīng)驗、技能或物質(zhì)技術條件，是否有證據(jù)證明其開展了有關研發(fā)活動等。

六、職務發(fā)明創(chuàng)造是否能適用約定優(yōu)先？

在《專利法》修訂之前，以往的觀點是只要屬于職務發(fā)明創(chuàng)造，則單位應該享有絕對的專利權，并不適用于約定優(yōu)先。只有“利用本單位的物質(zhì)技術條件所完成的發(fā)明創(chuàng)造”這種特殊情況才有協(xié)議約定權屬的空間。

但隨著新《專利法》的修訂，其在職務發(fā)明的條款之后，明顯新增加了“該單位可以依法處置其職務發(fā)明創(chuàng)造申請專利的權利和專利權，促進相關發(fā)明創(chuàng)造的實施和運用”這樣的內(nèi)容。以上新增內(nèi)容為單位與員工通過協(xié)議來約定權屬預留了可能性，有助于激勵發(fā)明人的創(chuàng)新熱情，并使單位和員工找到利益最大化的平衡點。這也反映在2020年5月實施的《賦予科研人員職務科技成果所有權或長期使用權試點實施方案》以及2021年1月實施的《關于審理技術合同糾紛案件適用法律若干問題的解釋(2020修正)》中的相關條款之中。

司法實踐中，最高院在(2009)民申字第311號深圳市康某斯保健用品有限公司與姚某禮等專利權權屬糾紛再審案中，曾提到“關于康某斯公司申請再審提出對執(zhí)行本單位任務完成的職務發(fā)明不得通過約定確定權屬，否則屬于無效事由的主張，因?qū)＠ǖ诹鶙l對此并未作禁止性規(guī)定，故康某斯公司提出《專利實施許可協(xié)議》是違反法律的情況下約定的，應屬無效協(xié)議的主張，本院不予支持”。而新《專利法》修訂之后，在職務發(fā)明創(chuàng)造的情況下，雙方是否有約定，也被納入到案件審理的考慮因素之中。

【典型案例】(2021)浙02知民初238、239號上海探某智能家居有限公司、白某等專利權權屬糾紛一審民事判決書中提到：被告朱某漢作為探某公司的高級管理人員，雖在庭審中辯稱與探某公司曾有過專利權利歸屬的約定，但財務審批流程或是相關未生效及口頭約定均未明確體現(xiàn)出其與探某公司曾就專利權歸屬作出過明確約定。相反，原告探某公司提供了其員工任職期間為完成公司交代的工作任務并實際參與研發(fā)的初步證據(jù)，具有主張職務發(fā)明創(chuàng)造的事實及法律基礎。綜上，依據(jù)現(xiàn)有證據(jù)，被告朱某漢雖系原告探某公司高級管理人員，但沒有充分證據(jù)證明其依據(jù)本職工作任務參與了涉案發(fā)明創(chuàng)造的研發(fā)，且其與探某公司之間關于涉案發(fā)明創(chuàng)造的權利歸屬沒有明確約定，依據(jù)職務發(fā)明創(chuàng)造權利歸屬的相關法律規(guī)定，探某公司享有涉案發(fā)明專利的申請權及涉案實用新型專利的專利權，將被告朱某漢與探某公司列為共同專利權人的做法缺乏必要的事實及法律依據(jù)。

七、離職員工敏感期之外的發(fā)明創(chuàng)造歸屬應如何判斷？

由于退休、調(diào)離原單位后或者勞動、人事關系終止后1年內(nèi)作出的發(fā)明創(chuàng)造，有被判定為職務發(fā)明創(chuàng)造的風險，因此通常將以上的1年期間稱為“敏感期”，在該敏感期之內(nèi)做出的與原單位相關的發(fā)明創(chuàng)造，較大可能會被認定為職務發(fā)明創(chuàng)造。

但對于已經(jīng)超過1年敏感期的發(fā)明創(chuàng)造，是否就不存在這樣的權屬風險，也不盡然。實務中，也存在超過1年申請專利而被認定為職務發(fā)明的案例。特別是對于某些商業(yè)秘密案件來說，如果存在商業(yè)秘密泄露并申請為專利的情況，則對于專利權屬的主張通常并不受1年敏感期的限制。

【典型案例】（2017）鄂01民初3882號武漢巨某環(huán)?？萍加邢薰镜仍V雷某等專利申請權糾紛案：被告雷某于2013年9月任職于原告，2015年4月被告雷某離職，并于5個月后成立被告微某公司且申請了專利。原告曾提起訴訟，要求兩被告停止侵權并撤回專利申請。2016年10月12日，被告微某公司撤回該專利申請，在將被撤專利申請名稱和相關內(nèi)容稍加更改之后，再次向國家知識產(chǎn)權局提出與被撤專利相關的三項專利申請。法院認為，兩被告申請被控三項專利的時間雖然不在《專利法實施細則》所規(guī)定的員工離開原單位一年期間內(nèi)，但仍應受到原、被告雙方關于在先專利及其相關技術申請專利權利的約定限制。

八、離職員工與前單位存在權屬約定時如何進行權利界定？

員工離開前單位之前，有可能會簽署各種不平等協(xié)議，在離職時也會簽署各種離職協(xié)議、競業(yè)限制等相關協(xié)議，這些協(xié)議中除了通常的保密條款之外，有時候也會涉及到知識產(chǎn)權權屬的約定。對于離職員工與前單位簽署的關于知識產(chǎn)權權屬的約定，是否能夠制約離職員工（在離職一年之后）在新單位做出的發(fā)明創(chuàng)造的權利歸屬，這是非常有爭議的問題。人才的流動本屬正常，如果因為這種不平等的霸王協(xié)議，影響到新單位的知識產(chǎn)權歸屬，則顯然有悖常理，也可能會被認定為是無效條款。

【典型案例】(2019)蘇05知初747號蘇州微某激光技術有限公司與蘇州源某光電科技有限公司、朱某等專利權權屬糾紛一審民事判決書：被告朱某曾任原告微某公司集成部經(jīng)理，2017年2月10日，朱某與微某公司終止勞動關系。任職期間，朱某與微某公司簽署《善意使用及保密協(xié)議》，其中第二條第4款規(guī)定：“離職2年內(nèi)，乙方不得以自己名義或假借他人名義，申請與甲方工作相關的相關專利、著作權等知識產(chǎn)權，也不得將其在甲方工作期間所獲取的相關知識產(chǎn)權資料及信息有償或無償轉(zhuǎn)讓給任何第三方申請相關專利、著作權等知識產(chǎn)權”，并約定若有違約，則應賠償30萬元。被告離職后加入源某公司并于2018年11月6日申請涉案專利。法院認為，《勞動合同法》中規(guī)定只有競業(yè)限制及服務期關于勞動者承擔違約金的約定才有效。本案協(xié)議中約定如員工違約，員工需賠償微某公司30萬元損失的約定，并非針對競業(yè)限制和服務期問題，而是針對員工未將離職2年內(nèi)的知識產(chǎn)權無償歸于原單位的情形。該約定不僅因其系格式條款而應被無效，而且因其違反法律的強制性規(guī)定而被無效。

綜上，專利權屬訴訟作為一種特殊類型的知識產(chǎn)權訴訟，有其特殊的法律問題值得深入研究，隨著新《專利法》的實施和司法案例的增多，相信各種法律爭議問題都能得到最終的清晰結論，需要持續(xù)關注。

來源：IPRdaily中文網(wǎng)（iprdaily.cn）

作者：潘聰張飛虎高文律師事務所

編輯：IPRdaily王穎校對：IPRdaily縱橫君

注：原文鏈接：專利權屬訴訟中的八大法律問題和案例探析（點擊標題查看原文）

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