淺析發(fā)明人在專利實質(zhì)審查過程中的答復(fù)方法

Analysis of the reply way in the process of substantive examination to the inventor

摘要：本文從實際工作中遇到的問題出發(fā)，針對專利發(fā)明人在發(fā)明專利實質(zhì)審查過程中如何進行思考和答復(fù)的問題進行分析，并通過實際案例，從專利發(fā)明人的角度對審查員的意見通知書進行理解和答復(fù)思考，便于專利代理人正確理解該專利技術(shù)的真正創(chuàng)新點，以及和對比文件的區(qū)別性差異，期望達到更好的答復(fù)效果。

關(guān)鍵詞：發(fā)明人答復(fù) 實質(zhì)審查區(qū)別技術(shù)特征
一、前言

面對新形式下的經(jīng)濟環(huán)境，國家提出了“以創(chuàng)新促改革、以創(chuàng)新促發(fā)展”的科技創(chuàng)新發(fā)展戰(zhàn)略，以促進產(chǎn)業(yè)升級，科技創(chuàng)新與轉(zhuǎn)化過程中，專利起著較為重要的作用，在新形勢下，為了保證申請效率和專利申請質(zhì)量，大多數(shù)企事業(yè)單位專利均是通過專利代理機構(gòu)完成專利申報工作的，作為需要經(jīng)過實質(zhì)審查的發(fā)明專利，發(fā)明人在專利申請初期提供交底材料以及和專利代理人溝通后，在專利實質(zhì)審查過程中的溝通也對專利的答復(fù)方向甚至專利能否授權(quán)起著重要作用，本文根據(jù)實際工作過程中，發(fā)明人在拿到審查意見時遇到的疑問，針對發(fā)明人在實質(zhì)審查過程中如何答復(fù)審查員的意見通知書進行探討。

二、發(fā)明人專利申請中的作用

根據(jù)專利法實施細則第十三條規(guī)定，發(fā)明人：指發(fā)明創(chuàng)造的實質(zhì)性特點作出創(chuàng)造性貢獻的人。

作為專利技術(shù)的實際創(chuàng)造者，發(fā)明人是最清楚專利技術(shù)方案和熟悉本領(lǐng)域?qū)I(yè)水平的人，因此通過發(fā)明人和專利代理人之間的溝通，確定發(fā)明的創(chuàng)新點、保護點和對技術(shù)變形、進一步優(yōu)化方案等才能更好地體現(xiàn)在專利申請文件當(dāng)中，而在發(fā)明專利的實質(zhì)審查過程中，發(fā)明人的觀點更成為審查員能否接受專利具有創(chuàng)造性的關(guān)鍵，最終影響能否授權(quán)。

三、實質(zhì)審查過程中發(fā)明人的答復(fù)思路

1.看懂審查意見通知書的內(nèi)容

首先從整體性出發(fā)，了解審查員對本申請的傾向性意見。

a.發(fā)明人在收到代理機構(gòu)轉(zhuǎn)發(fā)的第一次審查意見通知書時，可以先看第二頁，審查員關(guān)于權(quán)利要求書勾選的項目，可以看出審查員對該專利的第一次傾向性意見，如下圖所示，審查員認為該發(fā)明權(quán)利要求中的1-7項不具有創(chuàng)造；

淺析發(fā)明人在專利實質(zhì)審查過程中的答復(fù)方法

圖1

b.從上圖的圖1下方還可以看到，發(fā)明人可以從“7-基于上述結(jié)論性意見，審查員認為”看到審查員的傾向性意見；如圖1中的例子可以看到，審查員對該申請的創(chuàng)造性有較大質(zhì)疑，就需要代理人和發(fā)明人引起重視，考慮如何進行答復(fù)來說服審查員；

c.從審查意見通知書的最后一頁最后一段話來看，也可以看到審查員對該專利的總結(jié)性意見；

d.另外，發(fā)明人還可以從審查意見的第一頁的對比文件數(shù)量、整個審查意見書的頁數(shù)來看，如果審查意見書的頁數(shù)較多，則有可能是審查員對該申請的權(quán)利要求均進行了評述，就需要發(fā)明人仔細對審查意見的內(nèi)容進行分析了。

當(dāng)然，最好的方式是發(fā)明人將審查意見通知書的內(nèi)容認真閱讀和分析，但目前大多數(shù)的發(fā)明人在拿到審查意見通知書時都不會引起重視，通過以上簡單的判斷方式了解審查意見的方向后，在審查員的傾向性意見對該專利授權(quán)不利時，就應(yīng)該認真分析審查意見的內(nèi)容了。

2.分析審查員的意見是否正確

在發(fā)明人得到審查員的意見后，需要對審查意見通知書的內(nèi)容進行深入理解，才能對審查意見中的內(nèi)容進行質(zhì)疑和答復(fù)，那么應(yīng)該怎樣針對審查意見的內(nèi)容進行思考呢？

a.發(fā)明人作為本申請的技術(shù)領(lǐng)域內(nèi)的技術(shù)人員，首先可以看下對比文件1的技術(shù)方案是否和該申請有關(guān)聯(lián)性，如技術(shù)領(lǐng)域是否相同、解決的技術(shù)問題和達到的技術(shù)效果是否相同、技術(shù)方案是否存在實質(zhì)性區(qū)別等；

b.重點分析審查員對獨立權(quán)利要求和對比文件的區(qū)別描述，由于各個專利撰寫時對結(jié)構(gòu)零部件或過程的命名有所差異，審查過程中審查員會首先找出對比文件1和本申請的區(qū)別特征，在有類似的結(jié)構(gòu)或過程時，審查員通常會提到對比文件中有什么結(jié)構(gòu)或特征，就相當(dāng)于本申請的對應(yīng)特征；這時，發(fā)明人可以分析這個相當(dāng)于前后的特征是否能夠相當(dāng)于起來，若不能，需要詳細說明理由，作為一個和審查員爭論的點，審查員作為專利審查人員，對于具體的專業(yè)領(lǐng)域不一定有發(fā)明人認識深刻，這樣的等同特征的判斷不一定準(zhǔn)確，所以發(fā)明人可以抓住這一點進行分析，得出較為重要的區(qū)別技術(shù)特征；

c.分析審查員得出的區(qū)別技術(shù)特征和實質(zhì)解決的問題，這里也是比較關(guān)鍵的地方，可以質(zhì)疑審查員得出的區(qū)別技術(shù)特征正確性和準(zhǔn)確性，有的區(qū)別技術(shù)特征并不是簡單的除了和對比文件相同或相似部分以外的文字，有的區(qū)別技術(shù)特征是需要結(jié)合審查員已經(jīng)排除的相同部分才能得出的區(qū)別，這里的區(qū)別技術(shù)特征也最容易被忽略，當(dāng)然最后得出的該申請實質(zhì)解決的問題也就有所不一樣了，這也就是一個可以爭論的點；

d.接下來審查員會針對區(qū)別技術(shù)特征進行意見陳述，一般采用直接評述或另外找一份對比文件來進行創(chuàng)造性論述；發(fā)明人這時需要對新的對比文件進行分析，判斷技術(shù)領(lǐng)域、技術(shù)問題和技術(shù)方案是否真的和該申請有所關(guān)聯(lián)，能否通過該對比文件得到啟示，并將原因詳細描述清楚；

e.對從屬權(quán)利要求的審查意見進行分析，在從屬權(quán)利要求的審查意見中，有的會寫的比較簡單，發(fā)明人認為比較重要的技術(shù)特征，還是可以重點進行說明和解釋，作為后續(xù)進行權(quán)利要求增加特征或合并的參考。

3.與專利代理人的溝通

發(fā)明人通過上述過程對審查意見的認識和分析，能夠得到一個較為系統(tǒng)的答復(fù)意見，最好通過文檔的形式發(fā)給相應(yīng)專利代理人，可以再結(jié)合電話溝通的形式進行解釋，這樣代理人就能在閱讀技術(shù)文檔的基礎(chǔ)上對對比文件和該發(fā)明的實質(zhì)性內(nèi)容有更進一步的理解，便于對審查員的第一次審查意見以及后續(xù)的審查意見進行答復(fù)，這樣的方式也可以節(jié)約發(fā)明人后續(xù)答復(fù)過程中的精力和時間。

4.忌諱的溝通方式

在發(fā)明專利的答復(fù)過程中，如果專利代理人和發(fā)明人之間不能較為順暢的溝通、以及較為實質(zhì)性地認識本領(lǐng)域相關(guān)技術(shù)知識，特別是對比文件，將會影響對答復(fù)過程中的一些重要關(guān)節(jié)把握，影響答復(fù)效果，所以發(fā)明人和專利代理人溝通時需要注意的方式是：

（1）發(fā)明人僅以口頭形式回答代理人提出的關(guān)于審查意見中的疑問，這樣就不能完全發(fā)揮作為本領(lǐng)域內(nèi)具備較強專業(yè)知識和經(jīng)驗的發(fā)明人的意見陳述優(yōu)勢；

（2）發(fā)明人不以文字和文檔形式整理答復(fù)思路和意見，僅通過口頭陳述形式，這樣的不好之處在于代理人有可能不能完全記住發(fā)明人的意見，而且還有可能理解偏差。

四、實際案例

下面以一個實際案例說明發(fā)明人在實質(zhì)審查過程中的作用，如下圖2所示，審查員對該申請的權(quán)利要求1的創(chuàng)造性進行了全盤否定。

淺析發(fā)明人在專利實質(zhì)審查過程中的答復(fù)方法

圖2

該申請的發(fā)明人在收到該審查意見通知書后，提出了“在本領(lǐng)域的實際檢測工作中，由于被檢對象的扭矩值要求不同，一個固定的傳感器不能滿足所有的要求，常常需要更換適合的扭矩傳感器，本申請權(quán)利要求1與對比文件1和對比文件2相比，創(chuàng)造性的設(shè)計在于將傳感器與減速機的連接方式，采用鑲嵌結(jié)構(gòu)，對比文件1中采用的是法蘭盤螺紋鎖住的方式，對比文件2中，傳感器固定在支撐板之間，都無法實現(xiàn)快速插拔更換傳感器”，并給出了該鑲嵌結(jié)構(gòu)的具體方式，專利代理人在得到發(fā)明人這個意見后，找到該申請同時申報的關(guān)于該鑲嵌結(jié)構(gòu)的實用新型專利，得出該申請實質(zhì)解決的問題是：如何實現(xiàn)標(biāo)準(zhǔn)扭矩儀的快速更換，滿足不同的檢測對象，實現(xiàn)高效檢測的目的。

最后通過該區(qū)別技術(shù)特征并以本技術(shù)領(lǐng)域內(nèi)扭矩傳感器的通用結(jié)構(gòu)、實際使用過程中經(jīng)常遇到的問題和該申請的技術(shù)突破點出發(fā)，進行了意見陳述，審查員也接受了該意見，最終獲得授權(quán)。

由此可以看到，發(fā)明人找出的區(qū)別技術(shù)特征和審查員僅從文字上得到的區(qū)別技術(shù)特征是有較大區(qū)別的，也才導(dǎo)致了審查員認為該申請的權(quán)利要求1不具有創(chuàng)造性，因此發(fā)明人在實質(zhì)審查過程的重要作用是不可忽視的。

五、總結(jié)

通過以上論述可以看到，發(fā)明人作為申請專利的技術(shù)領(lǐng)域內(nèi)的專業(yè)人員，對于技術(shù)的理解和對比文件的認識均較高，對于審查員該申請文件和對比文件的意見均可達到一針見血的評述，由此得到的爭論理由是很有價值的，可以在不修改權(quán)利要求的情況下得到較為理想的結(jié)果；

另外，發(fā)明人在完整地對第一次審查意見通知書的內(nèi)容進行分析和答復(fù)思路整理后，專利代理人根據(jù)發(fā)明的意見將對審查員后續(xù)的審查意見有較為清晰的答復(fù)思路和策略，有利于獲得專利授權(quán)和較好的保護范圍，也可以節(jié)約重復(fù)需要發(fā)明人對后續(xù)的審查意見進行分析時間，對合理把握專利審查的走向，對節(jié)約審查程序也大有益處。

以上僅是作者在實際工作中的一點體會，如有錯漏之處，還望理解！

作者簡介：楊正輝，男，現(xiàn)就職于四川力久律師事務(wù)所專利代理人。

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