從復審案例淺談技術問題在創(chuàng)造性判斷中的作用

摘要

專利法第二十二條第一款規(guī)定，授予專利權的發(fā)明和實用新型，應當具備新穎性、創(chuàng)造性和實用性；《專利法》第二十二條第三款規(guī)定，創(chuàng)造性是指與現(xiàn)有技術相比，該發(fā)明具有突出的實質(zhì)性特點和顯著的進步，該實用新型具有實質(zhì)性特點和進步。關于該條款的審查，直接關系到申請人是否能夠獲得專利權以及能夠獲得的專利保護范圍的寬窄。本文通過一具體復審案例的介紹和評析，對判斷發(fā)明是否具備創(chuàng)造性的過程中從技術問題入手是否能夠帶來技術啟示進行了探討，對撰寫申請文件和答復審查意見等具有一定的參考和借鑒意義。

關鍵詞:創(chuàng)造性技術問題技術啟示

引言

根據(jù)專利法第二十二條第一款的規(guī)定，授予專利權的發(fā)明和實用新型應當具備新穎性、創(chuàng)造性和實用性。其中創(chuàng)造性是指同申請日以前已有的技術相比，該發(fā)明具有突出的實質(zhì)性特點和顯著的進步，該實用新型具有實質(zhì)性特點和進步。由此可見，發(fā)明滿足創(chuàng)造性要求滿足兩個條件，即“具有突出的實質(zhì)性特點”和“顯著的進步”。

在審查指南第二部分第四章進一步明確了什么是“突出的實質(zhì)性特點”和“顯著的進步”以及如何對此進行判斷。發(fā)明具有顯著的進步性是指發(fā)明與現(xiàn)有技術相比能夠產(chǎn)生有益的技術效果，評價發(fā)明是否具有顯著的進步相對而言比較容易，因此，實際上在判斷發(fā)明是否具有創(chuàng)造性時，重點和難點在于判斷發(fā)明是否具有突出的實質(zhì)性特點。

具體而言，判斷發(fā)明是否具有突出的實質(zhì)性特點的常用方法為三步法：（1）確定最接近的現(xiàn)有技術；（2）確定發(fā)明的區(qū)別技術特征和基于該區(qū)別技術特征發(fā)明實際解決的技術問題；（3）判斷要求保護的發(fā)明對本領域的技術人員來說是否顯而易見。

對于第三步，要從最接近的現(xiàn)有技術和發(fā)明實際解決的技術問題出發(fā)，判斷要求保護的發(fā)明對本領域的技術人員來說是否顯而易見，判斷過程中，要確定的是現(xiàn)有技術整體上是否存在某種技術啟示，即現(xiàn)有技術中是否給出將上述區(qū)別特征應用到該最接近的現(xiàn)有技術以解決發(fā)明實際提出的技術問題的啟示，這種啟示會使本領域的技術人員在面對所述技術問題時，有動機改進該最接近的現(xiàn)有技術并獲得要求保護的發(fā)明。

本文通過對一件復審案例的介紹和評析，對發(fā)明是否具有突出的實質(zhì)性特點中的第三步的判斷進行深入探討，并希望藉此能給業(yè)內(nèi)人士和同行們提供一些有益的啟示。

案情介紹

本文涉及到的申請在國家知識產(chǎn)權局審查部門做出駁回決定后，向國家知識產(chǎn)權局專利復審委員會（以下簡稱“復審委”）提出了復審請求，復審委最終做出的復審審查決定撤銷了國家知識產(chǎn)權局對本申請做出的駁回決定。

該復審審查決定針對的獨立權利要求1如下：

“一種壓控振蕩器，包括：保持電路，接收輸入/輸出參考電壓信號并由此提供電源信號；以及振蕩電路，以核心電路元件實現(xiàn)，用以響應于所述電源信號提供振蕩信號，其中所述振蕩信號的振幅由所述輸入/輸出參考電壓信號的電平所決定，其中，所述輸入/輸出參考電壓信號的電平高于所述核心電路元件具有的耐壓能力”

上述“其中，所述輸入/輸出參考電壓信號的電平高于所述核心電路元件具有的耐壓能力”是在提出復審請求時增加的技術特征。

國家知識產(chǎn)權局原審查部門對復審請求進行了前置審查后，堅持認為本申請的權利要求1不符合專利法第22條第3款的規(guī)定，并認為新增技術特征“其中，所述輸入/輸出參考電壓信號的電平高于所述核心電路元件具有的耐壓能力”是本領域技術人員根據(jù)實際需要所做出的常規(guī)選擇，因此堅持原駁回決定。

復審委組成合議組對本案進行審理后，做出復審決定，撤銷了國家知識產(chǎn)權局做出的駁回決定。該復審決定的要點在于：本案的權利要求1相對于對比文件1的區(qū)別技術特征之一在于“其中，所述輸入/輸出參考電壓信號的電平高于所述核心電路元件具有的耐壓能力”，對比文件1公開的壓控振蕩器雖然客觀上能夠?qū)崿F(xiàn)該區(qū)別技術特征“其中，所述輸入/輸出參考電壓信號的電平高于所述核心電路元件具有的耐壓能力”，但對比文件1所要解決的技術問題是提供一種具有小電流、區(qū)域高效、閃變噪聲小的偏置CMOS壓控振蕩器，換言之，對比文件1并不涉及“如何在核心供電電壓下降的情況下提供具有質(zhì)量優(yōu)良時鐘信號的壓控振蕩器”的技術問題，因此，在對比文件1公開的內(nèi)容的基礎上，本領域技術人員沒有動機將所述輸入/輸出參考電壓信號的電平設置為高于核心電路元件具有的耐壓能力，即對比文件1并未給出將技術特征“其中，所述輸入/輸出參考電壓信號的電平高于所述核心電路元件具有的耐壓能力”用于對比文件1以解決“如何在核心供電電壓下降的情況下提供具有質(zhì)量優(yōu)良時鐘信號的壓控振蕩器”的技術問題的技術啟示，并且上述技術特征的引入給本申請帶來了有益的技術效果，使得壓控振蕩器具有可響應于電平比傳統(tǒng)的輸入/輸出供電電壓高來進行振蕩操作以及可產(chǎn)生質(zhì)量較佳的時鐘信號，因此，權利要求1相對于對比文件1和本領域公知常識的結(jié)合具有專利法第22.3規(guī)定的創(chuàng)造性。

案件評析

對于此案，在實際審查過程中，審查員會因為對比文件1能夠客觀實現(xiàn)本申請權利要求1的技術特征“其中，所述輸入/輸出參考電壓信號的電平高于所述核心電路元件具有的耐壓能力”，而指出對比文件1已經(jīng)隱含公開了該技術特征，從而權利要求1相對于對比文件1不具有新穎性。

因此，筆者認為，在判斷權利要求相對于對比文件是否具有新穎性時，不僅要考慮本申請的權利要求限定的技術方案與對比文件1公開的技術方案是否實質(zhì)上相同，而且還要考慮本申請與對比文件1所屬的技術領域是否相同，本申請所要解決的技術問題與對比文件1所要解決的技術問題是否相同，以及本申請達到的技術效果與對比文件1達到的技術效果是否相同。如果本申請和對比文件的技術領域、技術方案、技術問題和技術效果都相同，才能認定為不具有新穎性；如果有其中的任一項不相同，都不能認定為不具備新穎性，例如，如果二者所要解決的技術問題不同，則可判斷權利要求相對于對比文件具有新穎性。

另外，審查意見可能認為本申請的權利要求與對比文件的區(qū)別技術特征屬于“常規(guī)選擇，常規(guī)技術手段”，從而認為本申請的權利要求相對于對比文件不具有創(chuàng)造性，或者審查意見中可能提出在對比文件的基礎上結(jié)合邏輯推理分析，本申請的獨立權利要求相對于對比文件不具有創(chuàng)造性。

針對此情形，筆者認為，需要仔細分析對比文件所要解決的技術問題以及本申請與對比文件的區(qū)別技術特征所要解決的技術問題，如果對比文件所要解決的技術問題與本申請所要解決的技術問題完全不同或不相關，則可以推斷本領域技術人員也沒有必要、沒有動機在對比文件所述的技術方案中引入這樣的區(qū)別技術特征。

什么是本發(fā)明所要解決的技術問題呢？是不是就是申請文件中所記載的問題呢？從“技術問題”這個詞來看，其強調(diào)的是“技術”一詞，因此技術問題應該是技術特征所能夠解決的問題。如果一個技術特征僅能解決一個技術問題，那么無論申請文件中是否記載該技術問題，該技術問題都是可以唯一確定的。如果一個技術特征可以解決多個技術問題，那么在審查時應考慮記載在申請文件中的技術問題。例如，一個雙層的水杯可能解決的兩個技術問題，第一，可以使水杯更加固，第二，可以使水杯更保溫，那么本申請所要解決的技術問題究竟是哪個，是需要從申請文件中記載的內(nèi)容確定的。

對于上述的復審案例來說，對比文件中的技術特征能夠解決的問題是多個，前置審查員認為：雖然本申請要解決的技術問題在對比文件中是沒有記載的，但是從技術特征本身來看是能夠解決本申請要解決的技術問題的，所以堅持認為本申請的權利要求1不具備創(chuàng)造性。但是，合議組從其對比文件記載的內(nèi)容來看，對比文件的申請人并沒有意識到可以解決本發(fā)明所要解決的問題。這就是合議組與前置審查員的得出不同結(jié)論的原因。

因此，最終歸結(jié)到技術啟示方面，可以認為由于本領域技術人員不會面對本申請?zhí)岬降募夹g問題，進而沒有動機改進對比文件的技術方案，因此現(xiàn)有技術也就沒有給出將所述區(qū)別技術特征應用于最接近現(xiàn)有技術中的技術啟示，所以本申請相對于現(xiàn)有技術是非顯而易見的，即，具有突出的實質(zhì)性特點。

從該復審案例得到的啟示

通過以上關于案情介紹和案件評析的詳細描述和探討，可以從該復審案中至少得到以下啟示：

1．當代理人收到關于新穎性或關于創(chuàng)造性的審查意見中涉及“該技術特征已經(jīng)被對比文件隱含公開或者該技術特征屬于本領域的常規(guī)選擇或者通過合理的推斷對比文件能夠?qū)崿F(xiàn)這樣的區(qū)別技術特征”時，不要急于認同審查員的觀點而立即縮小權利要求的保護范圍，而應根據(jù)本申請要解決的技術問題和對比文件要解決的技術問題，認真分析面對本申請所提出的技術問題，本領域技術人員基于對比文件的教導是否有動機對對比文件進行改進而得到本申請權利要求的技術方案。如果本申請要解決的技術問題和對比文件要解決的技術問題并不相同，在答復審查意見時可結(jié)合說明書中公開的技術問題、技術效果據(jù)理力爭，以盡量為申請人爭取一個較寬的保護范圍。

2．在撰寫說明書時，在詳細描述具體實施例的同時，在說明書中記載利用相應的技術特征能夠解決的技術問題以及所能夠?qū)崿F(xiàn)的有益效果，對于發(fā)明專利申請最終能否獲得專利權以及獲得專利權的保護范圍具有重要的影響作用。所要解決的技術問題以及所能夠?qū)崿F(xiàn)的有益效果不僅能夠幫助公眾理解發(fā)明的構(gòu)思和發(fā)明的內(nèi)容，還能夠作為針對審查員提出的不具有新穎性或創(chuàng)造性的審查意見提出抗辯理由的依據(jù)。

結(jié)語

本文通過上述復審案件的介紹和評析，對專利法第22.3款的審查基準、當前審查實踐中發(fā)現(xiàn)的問題進行了探討，并結(jié)合自身體會給出了筆者的觀點和見解，希望藉此能為業(yè)界同行在撰寫申請文件、答復審查意見等時提供一些有益的啟示，并引發(fā)業(yè)內(nèi)人士的進一步探討和交流。

來源：康信知識產(chǎn)權

作者：梁麗超劉瑞賢

編輯：IPRdaily.cn 趙珍

校對：IPRdaily.cn 縱橫君

從復審案例淺談技術問題在創(chuàng)造性判斷中的作用

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