【干貨】美國(guó)專利期限的影響因素和計(jì)算方法

美國(guó)專利法不同于我國(guó)專利法，對(duì)專利權(quán)期限的規(guī)定并不是簡(jiǎn)單規(guī)定為自申請(qǐng)日起二十年，其現(xiàn)行專利法是在早期專利法的基礎(chǔ)上，經(jīng)歷數(shù)次修改并由具有法律效力的判定修改而綜合形成的，從而造成對(duì)發(fā)明專利權(quán)期限的規(guī)定要受眾多因素的影響。例如：專利權(quán)期限（Patent Term）的長(zhǎng)短，是臨時(shí)申請(qǐng)（Provisional Application）還是正式申請(qǐng)（Non-Provisional Application），是分案申請(qǐng)（Divisional Application）、繼續(xù)申請(qǐng)（Continuation Patent Application,簡(jiǎn)稱CP）還是部分繼續(xù)申請(qǐng)（Continuation-in-part Application,簡(jiǎn)稱CIP），是否有專利權(quán)人聲明的期限放棄（Terminal Disclaimer,簡(jiǎn)稱TD），是否有期限調(diào)整（ Patent TermAdjustment，簡(jiǎn)稱PTA），是否涉及食品醫(yī)藥領(lǐng)域的延期（Food and DrugAdministration，簡(jiǎn)稱FDA）等。

以上諸多因素如何影響專利權(quán)期限，以及在實(shí)際操作中如何準(zhǔn)確計(jì)算專利權(quán)期限一直困擾著許多人，而且在美國(guó)官方渠道也沒(méi)有給出簡(jiǎn)單計(jì)算每一件專利的專利權(quán)期限的途徑。下面，本文將逐一進(jìn)行說(shuō)明。

法律的沿革

在《TRIPS協(xié)議》生效之前，由于不同國(guó)家專利法規(guī)定的差異性，各國(guó)發(fā)明專利權(quán)的期限各有長(zhǎng)短，互不相同。例如，我國(guó)1984年制定的《專利法》第四十五條規(guī)定，發(fā)明專利權(quán)的期限為十五年，自申請(qǐng)日起計(jì)算。美國(guó)也是同樣，其早期發(fā)明專利權(quán)的期限是自發(fā)明專利授權(quán)日起十七年。

上世紀(jì)八十年代后期，隨著《關(guān)貿(mào)總協(xié)定》烏拉圭回合談判，開(kāi)始了制定《TRIPS協(xié)議》的進(jìn)程，目的是在全球范圍內(nèi)加大知識(shí)產(chǎn)權(quán)的保護(hù)力度，其主要措施之一就是《TRIPS協(xié)議》第三十三條規(guī)定，所提供的保護(hù)期限不得短于自申請(qǐng)日起的二十年，對(duì)于那些不具有原始批準(zhǔn)系統(tǒng)的締約方來(lái)說(shuō)，保護(hù)期限應(yīng)從原始批準(zhǔn)系統(tǒng)的申請(qǐng)日起開(kāi)始計(jì)算。為此，美國(guó)對(duì)專利權(quán)期限的規(guī)定也做了相應(yīng)調(diào)整，自1995年6月8日起改為，發(fā)明專利權(quán)的期限為自申請(qǐng)日起二十年。

同時(shí)，還對(duì)不同日期的專利申請(qǐng)做了進(jìn)一步細(xì)化的規(guī)定，即1995年6月8日之前授權(quán)的美國(guó)專利適用早期的規(guī)定，期限為自授權(quán)日起十七年；1995年6月8日及以后提交的美國(guó)專利和國(guó)際申請(qǐng)（包括1995年6月8日以后提出的分案申請(qǐng)、繼續(xù)申請(qǐng)或部分繼續(xù)申請(qǐng)）適用修改后的規(guī)定，期限為自申請(qǐng)日起二十年；1995年6月8日前提出申請(qǐng)、1995年6月8日及以后授權(quán)的美國(guó)專利（包括1995年6月8日以前提出的國(guó)際申請(qǐng)）按如下方式處理，期限為自授權(quán)日起十七年或申請(qǐng)日起二十年中晚到期的那個(gè)為準(zhǔn)。

期限的起算日

根據(jù)專利法35 U.S.C.§ 111的規(guī)定，專利申請(qǐng)包括臨時(shí)申請(qǐng)、正式申請(qǐng)和后續(xù)申請(qǐng)三種類型，不同申請(qǐng)類型的專利保護(hù)期限的起算日期各不相同。具體來(lái)說(shuō)分為以下三種情況：

01、臨時(shí)申請(qǐng)（Provisional Application）

提交臨時(shí)申請(qǐng)并不必然觸發(fā)專利有效期限的起算。當(dāng)臨時(shí)申請(qǐng)后來(lái)轉(zhuǎn)化為正式申請(qǐng)而最終獲得授權(quán)時(shí)，以此臨時(shí)申請(qǐng)的申請(qǐng)日為專利期限的起算日；當(dāng)臨時(shí)申請(qǐng)后來(lái)作為正式申請(qǐng)的優(yōu)先權(quán)基礎(chǔ)，而正式申請(qǐng)最終獲得授權(quán)時(shí)，不能以此臨時(shí)申請(qǐng)的申請(qǐng)日為專利期限的起算日，而是以正式申請(qǐng)的申請(qǐng)日為專利期限的起算日。由于臨時(shí)申請(qǐng)轉(zhuǎn)化為正式申請(qǐng)的專利期限，將會(huì)從臨時(shí)申請(qǐng)的申請(qǐng)日起算二十年而造成實(shí)際保護(hù)期限的縮短，所以大部分的申請(qǐng)人都不會(huì)選擇直接將臨時(shí)申請(qǐng)轉(zhuǎn)化為正式申請(qǐng)。

02、正式申請(qǐng)（Non-Provisional Application）

提交正式申請(qǐng)必然觸發(fā)專利有效期限的起算，將以此正式申請(qǐng)的申請(qǐng)日或最早的申請(qǐng)日為起算日。具體來(lái)說(shuō)，當(dāng)正式申請(qǐng)是單獨(dú)美國(guó)申請(qǐng)、或是基于巴黎公約優(yōu)先權(quán)向美國(guó)提出的申請(qǐng)、或是基于其他國(guó)家優(yōu)先權(quán)向美國(guó)提出的PCT國(guó)際申請(qǐng)時(shí)，以向美國(guó)提交的正式申請(qǐng)的申請(qǐng)日為起算日；當(dāng)正式申請(qǐng)是由一個(gè)臨時(shí)申請(qǐng)轉(zhuǎn)化而來(lái)，或是基于美國(guó)國(guó)內(nèi)優(yōu)先權(quán)提交的PCT國(guó)際申請(qǐng)，將以正式申請(qǐng)的最早申請(qǐng)日為起算日，即臨時(shí)申請(qǐng)的申請(qǐng)日或在先美國(guó)國(guó)內(nèi)申請(qǐng)的申請(qǐng)日為起算日，此時(shí)認(rèn)為臨時(shí)申請(qǐng)或是在先美國(guó)國(guó)內(nèi)申請(qǐng)與美國(guó)正式申請(qǐng)是一個(gè)申請(qǐng)；當(dāng)正式申請(qǐng)要求臨時(shí)申請(qǐng)的優(yōu)先權(quán)時(shí)，將以正式申請(qǐng)的申請(qǐng)日為起算日，此時(shí)認(rèn)為正式申請(qǐng)和臨時(shí)申請(qǐng)不是同一個(gè)申請(qǐng)，是兩個(gè)不同的申請(qǐng)。

03、后續(xù)申請(qǐng)

后續(xù)申請(qǐng)包括分案申請(qǐng)（Divisional Application）、繼續(xù)申請(qǐng)（Continuation Patent Application）和部分繼續(xù)申請(qǐng)（Continuation-in-part Application），這些申請(qǐng)的起算日與它們所延續(xù)的母案或者在先申請(qǐng)的起算日相同，即為最早的申請(qǐng)日，具體情況可參照本節(jié)第1項(xiàng)和第2項(xiàng)來(lái)處理。

期限終止日的調(diào)整

1.因避免重復(fù)授權(quán)聲明的調(diào)整

美國(guó)專利法規(guī)定，禁止“顯而易見(jiàn)”類型的同樣發(fā)明“重復(fù)授權(quán)”，其目的是為了禁止與在先專利實(shí)質(zhì)相同的在后專利、由于權(quán)利要求的不同而不合理地延長(zhǎng)保護(hù)期限。根據(jù)專利法35 U.S.C. § 253的規(guī)定，專利權(quán)人應(yīng)當(dāng)做出“期限放棄”（Terminal Disclaimer）的聲明，否則在后專利不能獲得授權(quán)。此聲明表明專利權(quán)人已經(jīng)聲明放棄了在后專利所不合理延長(zhǎng)的保護(hù)期限，即在后專利的終止日與在先專利的終止日相同。 “期限放棄”（Terminal Disclaimer）的聲明可通過(guò)訪問(wèn)美國(guó)專利商標(biāo)局網(wǎng)站的Pair系統(tǒng)（http://portal.uspto.gov/pair/PublicPair），通過(guò)輸入該案信息，并查詢?cè)摪傅膶彶檫^(guò)程文件中獲得。

2.因延誤的調(diào)整

如果專利權(quán)人認(rèn)為專利局在審查過(guò)程中出現(xiàn)了延誤而導(dǎo)致保護(hù)期限的縮短，經(jīng)認(rèn)定后可以要求專利期限的調(diào)整（ Patent Term Adjustment）。根據(jù)專利法35 U.S.C. § 154（b）的規(guī)定，因專利局或非申請(qǐng)人原因造成的延誤，可以在保護(hù)期限之外給予補(bǔ)償。具體包括三種情形：A類延誤是因專利局未在指定的數(shù)月期限內(nèi)做出必要的決定；B類延誤是因專利局未在三年內(nèi)授予專利權(quán)；C類延誤是因派生訴訟、保密要求或上訴程序而造成的延誤。同時(shí)，專利法35 U.S.C. § 154（b）還規(guī)定，因?qū)＠暾?qǐng)人原因造成的延誤必須從保護(hù)期限中扣除。因此，專利期限的調(diào)整可由以下公式計(jì)算得出：

專利期限調(diào)整=因專利局或非申請(qǐng)人原因補(bǔ)償?shù)奶鞌?shù)（A延誤+B延誤-A延誤與B延誤在三年后重合的部分+C延誤）-因申請(qǐng)人原因延誤的天數(shù)

專利期限調(diào)整（Patent Term Adjustment）也可通過(guò)訪問(wèn)美國(guó)專利商標(biāo)局網(wǎng)站（http://portal.uspto.gov/pair/PublicPair）,通過(guò)輸入該案信息獲得。

3.因食品藥品監(jiān)管（FDA）的調(diào)整

如果食品、藥物、醫(yī)療器械等行業(yè)在銷售前受到主管部門(mén)的監(jiān)管程序而導(dǎo)致專利期限的縮短，專利權(quán)人可以要求專利局延展專利的保護(hù)期限。根據(jù)專利法35 U.S.C. § 156的規(guī)定，專利期限的延展用于補(bǔ)償專利授權(quán)之后銷售之前，因監(jiān)管程序造成的專利保護(hù)期限的損失。由于影響藥品專利期補(bǔ)償時(shí)間的因素比較多，計(jì)算也很復(fù)雜，具體規(guī)定此處不再詳述。

FDA批準(zhǔn)某藥上市后，在FDA的橙皮書(shū)中可以查到其專利延長(zhǎng)的信息， Orange Book中都是已通過(guò)FDA批準(zhǔn)上市的產(chǎn)品信息，具體藥品的專利有效期可在FDA桔皮書(shū)（http://www.accessdata.fda.gov/scripts/cder/ob/default.cfm）或其中文版網(wǎng)頁(yè)（http://www.drugfuture.com/fda/DrugPatent.aspx）中檢索獲得。

對(duì)于藥品來(lái)說(shuō)，專利權(quán)人為了獲得利益最大化，其還可以利用數(shù)據(jù)獨(dú)占性保護(hù)最大化策略，即數(shù)據(jù)獨(dú)占性保護(hù)策略、新臨床試驗(yàn)數(shù)據(jù)獨(dú)占性保護(hù)策略、罕用藥數(shù)據(jù)獨(dú)占性保護(hù)策略和兒科數(shù)據(jù)獨(dú)占性保護(hù)策略。但是前三者僅僅是在專利授權(quán)后給予一定期限的獨(dú)占性保護(hù)，與專利保護(hù)期限的長(zhǎng)短無(wú)關(guān)。只有第四項(xiàng)是在專利保護(hù)期限的基礎(chǔ)上連接在期限結(jié)尾，給予六個(gè)月的保護(hù)期延長(zhǎng)。

期限計(jì)算的實(shí)例

下面進(jìn)行舉例說(shuō)明，便于相關(guān)人員在實(shí)際操作中準(zhǔn)確計(jì)算美國(guó)發(fā)明專利權(quán)的期限。

【干貨】美國(guó)專利期限的影響因素和計(jì)算方法

（圖一）

【干貨】美國(guó)專利期限的影響因素和計(jì)算方法

（圖二）

在圖1中示出了美國(guó)專利US7530461B2的基本信息，并在圖2中示出了該專利與在先申請(qǐng)的相互關(guān)系。下面，依據(jù)上面給出的影響因素具體計(jì)算該美國(guó)專利的期限。

1、關(guān)于法律的適用

美國(guó)專利US7530461B2的申請(qǐng)日為2004年4月5日，在1995年6月8日之后，其專利權(quán)的期限適用修改后的專利法，為自申請(qǐng)日起二十年。

2、關(guān)于期限的起算日

美國(guó)專利US7530461B2是部分繼續(xù)申請(qǐng)，要以它在美國(guó)的最早申請(qǐng)日為起算日，即國(guó)際申請(qǐng)PCT/GB96/00553進(jìn)入美國(guó)國(guó)家階段申請(qǐng)08/913257的申請(qǐng)日為起算日，因此該美國(guó)專利US7530461B2的起算日為1996年3月8日。

3、關(guān)于期限終止日的調(diào)整

a．關(guān)于“期限放棄”（TD）

經(jīng)查詢美國(guó)專利商標(biāo)局網(wǎng)站Pair系統(tǒng)，美國(guó)專利US7530461B2雖然是部分繼續(xù)申請(qǐng)，其在前也有多個(gè)父系申請(qǐng)，但是在該專利的審查檔案（美國(guó)專利商標(biāo)局網(wǎng)站的處理記錄TransactionHistory和ImageFile Wrapper）中并未發(fā)現(xiàn)“期限放棄”的聲明，因此，該專利期限的終止日并未受到“期限放棄”的影響。在此需要說(shuō)明的是，如果在Pair系統(tǒng)中查詢到“期限放棄”的聲明，則應(yīng)以“期限放棄”聲明被美國(guó)專利商標(biāo)局所認(rèn)定的到期日為準(zhǔn)。

b．關(guān)于延誤的調(diào)整（PTA）

經(jīng)查詢美國(guó)專利商標(biāo)局網(wǎng)站Pair系統(tǒng)，發(fā)現(xiàn)美國(guó)專利US7530461B2存在延誤情況，具體從圖3中可以看到，A類延誤為533天，B類延誤為70天，C類延誤為0天，申請(qǐng)人延誤為294天。因此，專利期限調(diào)整（PTA）=533+70+0-294=309天。

同時(shí)，圖3中給出的Total PTAAdjustments也為309天，與上述計(jì)算相吻合。

【干貨】美國(guó)專利期限的影響因素和計(jì)算方法

（圖三）

c．關(guān)于食品藥品監(jiān)管（FDA）

由于美國(guó)專利US7530461B2涉及藥品，因此其期限就有可能受到食品藥品監(jiān)管（FDA）的影響。但經(jīng)查詢http://www.drugfuture.com/fda/DrugPatent.aspx美國(guó)FDA藥品專利數(shù)據(jù)庫(kù)，未發(fā)現(xiàn)該美國(guó)專利受到（FDA）的影響，專利權(quán)人也未要求兒科數(shù)據(jù)獨(dú)占性保護(hù)。因此，從圖4中可以看出，該美國(guó)專利US7530461B2到期日為2017年1月11日。

【干貨】美國(guó)專利期限的影響因素和計(jì)算方法

（圖四）

綜上所述，美國(guó)專利US7530461B2期限的終止日為1996年3月8日后的二十年，即2016年3月8日，再加上309天，即2017年1月11日，與美國(guó)FDA藥品專利數(shù)據(jù)庫(kù)公開(kāi)的到期日相吻合。

以上是對(duì)影響美國(guó)發(fā)明專利權(quán)期限因素的簡(jiǎn)單說(shuō)明，以及對(duì)專利權(quán)期限計(jì)算方法的示例，希望對(duì)相關(guān)人員能有所幫助。

來(lái)源：康信知識(shí)產(chǎn)權(quán)

作者：宋鳴鏑

編輯：IPRdaily.cn LoCo

校對(duì)：IPRdaily.cn 縱橫君

【干貨】美國(guó)專利期限的影響因素和計(jì)算方法

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