國(guó)內(nèi)優(yōu)先權(quán)使用的七種情況

#文章僅代表作者觀點(diǎn)，不代表IPRdaily立場(chǎng)#

來(lái)源：IPRdaily中文網(wǎng)（iprdaily.cn）

作者：李強(qiáng) 張燦銘楊澤奇廈門多諾知識(shí)產(chǎn)權(quán)事務(wù)有限公

原標(biāo)題：國(guó)內(nèi)優(yōu)先權(quán)使用的七種情況

關(guān)鍵詞：國(guó)內(nèi)優(yōu)先權(quán)

依據(jù)《專利法》及《專利法實(shí)施細(xì)則》的有關(guān)規(guī)定，申請(qǐng)人自發(fā)明或者實(shí)用新型在外國(guó)第一次提出專利申請(qǐng)之日起十二個(gè)月內(nèi)，或者自外觀設(shè)計(jì)在外國(guó)第一次提出專利申請(qǐng)之日起六個(gè)月內(nèi)，又在中國(guó)就相同主題提出專利申請(qǐng)的，依照該外國(guó)同中國(guó)簽訂的協(xié)議或者共同參加的國(guó)際條約，或者依照相互承認(rèn)優(yōu)先權(quán)的原則，可以享有優(yōu)先權(quán),這稱之為國(guó)際優(yōu)先權(quán)。或者，申請(qǐng)人自發(fā)明或者實(shí)用新型在中國(guó)第一次提出專利申請(qǐng)之日起十二個(gè)月內(nèi)，又向國(guó)務(wù)院專利行政部門就相同主題提出專利申請(qǐng)的，可以享有優(yōu)先權(quán)，這也稱之為國(guó)內(nèi)優(yōu)先權(quán)。

但是目前很多企業(yè)甚至一些專業(yè)的專利代理機(jī)構(gòu)，對(duì)于優(yōu)先權(quán)的認(rèn)知程度還不夠，對(duì)于如何恰當(dāng)?shù)氖褂脙?yōu)先權(quán)制度還不夠清楚。而實(shí)際上，申請(qǐng)人如果對(duì)優(yōu)先權(quán)的制度認(rèn)識(shí)清楚，操作得當(dāng)，將對(duì)自身專利的申請(qǐng)、布局以及戰(zhàn)略制定帶來(lái)靈活的操作空間。本文結(jié)合筆者多年的工作實(shí)踐，以實(shí)際案例闡述說(shuō)明了專利國(guó)內(nèi)優(yōu)先權(quán)使用的七種情況。

Case1:為了節(jié)約成本，將符合單一性的多個(gè)案件合并到一個(gè)案件

在符合單一性要求的條件下，申請(qǐng)人可以通過(guò)要求本國(guó)優(yōu)先權(quán)，將若干在先申請(qǐng)合并到一份在后申請(qǐng)中，從而減少以后需要繳納的專利規(guī)費(fèi)，達(dá)到節(jié)約開(kāi)支的目的。

例如，申請(qǐng)人在同一個(gè)發(fā)明構(gòu)思下，先后申請(qǐng)了三個(gè)案子A,B和C分別保護(hù)的是某某產(chǎn)品的配方、制備方法及其使用方法。如果這三個(gè)案件后期陸續(xù)提實(shí)質(zhì)審查，則需要繳納三份實(shí)質(zhì)審查費(fèi)。且如果后續(xù)A,B,C陸續(xù)被授權(quán)時(shí)，則每年還需要繳納三個(gè)案件的年費(fèi)。

出現(xiàn)上述情況時(shí)，為了達(dá)到節(jié)約成本的考慮，申請(qǐng)人可以在A，B和C申請(qǐng)的一年內(nèi)，以與A,B和C相同主題提出一個(gè)案件D，分別向A,B和C提出國(guó)內(nèi)優(yōu)先權(quán)請(qǐng)求。則按照優(yōu)先權(quán)的制度，則A,B和C會(huì)被視為撤回，只保留一件申請(qǐng)D,后續(xù)的審查和授權(quán)只需要維護(hù)一個(gè)案件的費(fèi)用即可。

Case2:發(fā)明專利和實(shí)用新型專利類型的轉(zhuǎn)換

按照專利實(shí)施細(xì)則第三十二條的規(guī)定，申請(qǐng)人要求本國(guó)優(yōu)先權(quán)，在先申請(qǐng)是發(fā)明專利申請(qǐng)的，可以就相同主題提出發(fā)明或者實(shí)用新型專利申請(qǐng)；在先申請(qǐng)是實(shí)用新型專利申請(qǐng)的，可以就相同主題提出實(shí)用新型或者發(fā)明專利申請(qǐng)。因此，可以通過(guò)優(yōu)先權(quán)制度對(duì)在先申請(qǐng)的類型進(jìn)行轉(zhuǎn)換。

例如，申請(qǐng)人在先申請(qǐng)案件A保護(hù)的是一種方法，但由于遞交失誤，導(dǎo)致申請(qǐng)的類型是新型專利。按照新型專利的保護(hù)客體，案件A肯定是被駁回。此時(shí)，申請(qǐng)人可以在A申請(qǐng)后的一年內(nèi)，以與A相同主題提出新申請(qǐng)B，類型是發(fā)明專利，要求在先申請(qǐng)A的優(yōu)先權(quán)，從而避免案件A被駁回的風(fēng)險(xiǎn)。

再如，申請(qǐng)人在先申請(qǐng)案件A保護(hù)的是一種設(shè)備，申請(qǐng)的類型是發(fā)明專利。但是經(jīng)過(guò)后期深入檢索，發(fā)現(xiàn)該設(shè)備很多技術(shù)特征已經(jīng)被人公開(kāi)，但是還是具備新穎性。此時(shí)，申請(qǐng)人可以在A申請(qǐng)后的一年內(nèi)，以與A相同主題提出新申請(qǐng)B，類型是實(shí)用新型，要求在先申請(qǐng)A的優(yōu)先權(quán)，從而避免案件A被駁回的風(fēng)險(xiǎn)。

或者，反之，申請(qǐng)人在先申請(qǐng)案件A保護(hù)的是一種設(shè)備，申請(qǐng)的類型是實(shí)用新型。但是經(jīng)過(guò)后期深入檢索，發(fā)現(xiàn)該設(shè)備很多技術(shù)特征都很有創(chuàng)新性，完全滿足發(fā)明專利的要求。此時(shí)，申請(qǐng)人可以在A申請(qǐng)后的一年內(nèi)，以與A相同主題提出新申請(qǐng)B，類型是發(fā)明專利，要求在先申請(qǐng)A的優(yōu)先權(quán)，從而達(dá)到將新型專利轉(zhuǎn)換成發(fā)明專利的目的。

Case3:利用本國(guó)優(yōu)先權(quán)制度延長(zhǎng)保護(hù)期限

申請(qǐng)人可以在首次申請(qǐng)后，在優(yōu)先權(quán)期限屆滿前，重新提出一個(gè)與首次申請(qǐng)完全一致的申請(qǐng)，要求首次申請(qǐng)的優(yōu)先權(quán)，從而起到將其專利權(quán)的保護(hù)期限延長(zhǎng)一年的作用。

因?yàn)榘凑諏＠ǖ牡谒氖l規(guī)定，發(fā)明專利權(quán)的期限為二十年，實(shí)用新型專利權(quán)和外觀設(shè)計(jì)專利權(quán)的期限為十年，均自申請(qǐng)日起計(jì)算。而在專利實(shí)施細(xì)則第十一條的規(guī)定，除專利法第二十八條和第四十二條規(guī)定的情形外，專利法所稱申請(qǐng)日，有優(yōu)先權(quán)的，指優(yōu)先權(quán)日。因此，專利的保護(hù)期限是從實(shí)際申請(qǐng)日計(jì)算。

例如，申請(qǐng)人在先申請(qǐng)一個(gè)發(fā)明案件A，申請(qǐng)日為2016年4月1日。那么如果該案授權(quán)，則A的保護(hù)期為2016年4月1日到2036年3月31日。如果申請(qǐng)人在2017年3月31日，以與A相同主題提交一個(gè)案件B，要求案件A的優(yōu)先權(quán)，則案件B授權(quán)之后，保護(hù)期為2017年3月31日到2037年3月30日，相同的發(fā)明創(chuàng)造保護(hù)期限延長(zhǎng)了1年的時(shí)間。

Case4:申請(qǐng)人以最低成本挽救視為撤回的專利

申請(qǐng)人想挽救視為撤回的發(fā)明或?qū)嵱眯滦蛯＠暾?qǐng)，又不想通過(guò)高額的恢復(fù)費(fèi)挽救，可以通過(guò)優(yōu)先權(quán)要求。

比如，申請(qǐng)人之前申請(qǐng)了一個(gè)專利A，在初步審查時(shí)，發(fā)了補(bǔ)正意見(jiàn)。但是，由于沒(méi)有及時(shí)對(duì)補(bǔ)正進(jìn)行答復(fù)，該案件被視為撤回。如果申請(qǐng)人還想保留該案件，以請(qǐng)求權(quán)利進(jìn)行恢復(fù)的話，按照目前的規(guī)費(fèi)，需要繳納1000元，而如果在優(yōu)先權(quán)期間內(nèi)，以與A相同主題提出新申請(qǐng)B，要求A的優(yōu)先權(quán)，則只需要繳納申請(qǐng)費(fèi)500元（符合減免條件，費(fèi)用會(huì)更少），成本節(jié)約至少一倍。且可以在B文件中同時(shí)把之前補(bǔ)正的內(nèi)容改正過(guò)來(lái)再提交，如不涉及實(shí)質(zhì)性內(nèi)容的缺陷的補(bǔ)正，也不會(huì)影響優(yōu)先權(quán)的享有。

Case5:申請(qǐng)人對(duì)權(quán)利要求進(jìn)行重新布局和調(diào)整

在先申請(qǐng)由于遞交倉(cāng)促，布局不合理，申請(qǐng)人可以在優(yōu)先權(quán)期間內(nèi)，提出新申請(qǐng)要求在先申請(qǐng)的優(yōu)先權(quán)，并對(duì)權(quán)利要求進(jìn)行重新的布局。因?yàn)榘凑諏彶橹改系囊?guī)定，在后申請(qǐng)的權(quán)利要求是否符合優(yōu)先權(quán)，即判斷在后申請(qǐng)中各項(xiàng)權(quán)利要求所述的技術(shù)方案是否清楚地記載在上述在先申請(qǐng)的文件（說(shuō)明書和權(quán)利要求書，不包括摘要）中。因此，原則上，只要在先申請(qǐng)的說(shuō)明書和權(quán)利要求書有記載的內(nèi)容，都可以在在后申請(qǐng)的權(quán)利要求中進(jìn)行重新的布局。

比如，申請(qǐng)人在先申請(qǐng)一個(gè)案件A，涉及一種新材料。在A的權(quán)利要求書中，只保護(hù)了該新材料的組分及其比例，并未將其制備方法也寫入權(quán)利要求中，但是在說(shuō)明書中有詳細(xì)的記載。在優(yōu)先權(quán)期間內(nèi)，申請(qǐng)人發(fā)現(xiàn)該新材料的制備方法也是需要保護(hù)的。此時(shí)，可以以與A相同主題提出新申請(qǐng)B，要求A的優(yōu)先權(quán)，在新申請(qǐng)B中，將制備方法也寫入權(quán)利要求書中，就可以達(dá)到將制備方法也進(jìn)行保護(hù)的目的。

再如，申請(qǐng)人在先申請(qǐng)一個(gè)案件A，由于時(shí)間倉(cāng)促，在寫?yīng)殭?quán)時(shí)，技術(shù)方案中包括了很多非必要技術(shù)特征，使得保護(hù)范圍很小。此時(shí)，可以以與A相同主題提出新申請(qǐng)B，要求A的優(yōu)先權(quán)，在新申請(qǐng)B中，可以對(duì)獨(dú)權(quán)中的非必要技術(shù)特征進(jìn)行刪減，以增加保護(hù)范圍。

Case6:申請(qǐng)人對(duì)文件進(jìn)行修改和調(diào)整

如果在先申請(qǐng)中，技術(shù)方案記載的很詳細(xì)清楚，但是撰寫上有很多形式問(wèn)題，比如語(yǔ)言邏輯性錯(cuò)誤，技術(shù)術(shù)語(yǔ)不統(tǒng)一，實(shí)施例布局不合理等等問(wèn)題，也可以通過(guò)優(yōu)先權(quán)進(jìn)行調(diào)整和修改。

比如，申請(qǐng)人在先申請(qǐng)一個(gè)案件A時(shí)，涉及的技術(shù)術(shù)語(yǔ)還沒(méi)有統(tǒng)一，有多種稱呼，申請(qǐng)人不得不在文件中都提及并做了說(shuō)明。在優(yōu)先權(quán)期間內(nèi)，該技術(shù)術(shù)語(yǔ)被行業(yè)統(tǒng)一，只保留了一種稱呼。為了更清楚對(duì)專利內(nèi)容進(jìn)行說(shuō)明，申請(qǐng)人可以以與A相同主題提出新申請(qǐng)B，要求A的優(yōu)先權(quán)，在新申請(qǐng)B中，所有的技術(shù)術(shù)語(yǔ)都調(diào)整統(tǒng)一的稱呼。

再如，申請(qǐng)人在先申請(qǐng)一個(gè)案件A時(shí)，發(fā)現(xiàn)說(shuō)明書中的多個(gè)實(shí)施例布局不合理，時(shí)序或者步驟之間有點(diǎn)混亂。申請(qǐng)人可以在優(yōu)先權(quán)期限內(nèi)以與A相同主題提出新申請(qǐng)B，要求A的優(yōu)先權(quán)，在新申請(qǐng)B中，對(duì)實(shí)施例進(jìn)行調(diào)整，以便更好得支持權(quán)利要求書的技術(shù)方案。

Case7:申請(qǐng)人想對(duì)在先申請(qǐng)的專利進(jìn)行補(bǔ)充附圖或者實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)

申請(qǐng)人在先申請(qǐng)時(shí)，由于倉(cāng)促，申請(qǐng)文件中缺少遺漏了一些附圖或者實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)。為了避免后續(xù)審查時(shí)發(fā)出公開(kāi)不充分的問(wèn)題，在后提出一個(gè)新的案件，要求在先申請(qǐng)的優(yōu)先權(quán)，并將附圖或者實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)補(bǔ)充到在后申請(qǐng)中。這種處理方式被很多人采用，這也是很多人認(rèn)為的優(yōu)先權(quán)就是所謂“搶時(shí)間”、“占時(shí)間”的真正意義。

但實(shí)際上，這種處理方式能不能享受優(yōu)先權(quán)目前在業(yè)界還是存在一定的爭(zhēng)議。比如，申請(qǐng)人在先申請(qǐng)一個(gè)案件A，涉及一種化學(xué)高分子材料，但是由于該材料在申請(qǐng)時(shí)，缺乏實(shí)驗(yàn)條件，或者實(shí)驗(yàn)周期較長(zhǎng)，當(dāng)時(shí)還沒(méi)有得到實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)，就提出了申請(qǐng)。然后，在優(yōu)先權(quán)期間內(nèi)，實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)做出來(lái)了，此時(shí)，申請(qǐng)人以與A相同主題提出新申請(qǐng)B，要求A的優(yōu)先權(quán)，在新申請(qǐng)B中，將實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)補(bǔ)充到了說(shuō)明書中。

一部分學(xué)者認(rèn)為，申請(qǐng)B與A的主題相同，而且B權(quán)利要求保護(hù)的技術(shù)方案在A中也都有詳細(xì)的記載，按照專利法規(guī)的相關(guān)規(guī)定，B毫無(wú)疑問(wèn)理應(yīng)獲得A的優(yōu)先權(quán)。

而另一部分學(xué)者認(rèn)為，雖然申請(qǐng)B的權(quán)利要求保護(hù)的技術(shù)方案在A中有詳細(xì)的記載，但是案件A缺乏實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)，證明案件A實(shí)際上是一件還沒(méi)有完全完成的發(fā)明，存在明顯公開(kāi)不充分的缺陷，缺乏技術(shù)效果。按照審查指南的說(shuō)明，相同主題定義為“技術(shù)領(lǐng)域、所解決的技術(shù)問(wèn)題、技術(shù)方案、預(yù)期效果相同”。但是A明顯缺乏技術(shù)效果的記載和描述，而B是有明確的實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)的，因此A和B的技術(shù)效果不能認(rèn)定相同，那么A和B的主題也就不同，因此B不應(yīng)獲得A的優(yōu)先權(quán)。

而且，在實(shí)際的案件實(shí)踐中，這兩種情況均出現(xiàn)過(guò)，也引起了不少的爭(zhēng)議。在此，筆者其實(shí)更傾向于支持后者，即補(bǔ)充實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)或者附圖要求優(yōu)先權(quán)是不應(yīng)該的，至少是不合理的。國(guó)內(nèi)優(yōu)先權(quán)制度是從外國(guó)優(yōu)先權(quán)延伸的，而外國(guó)優(yōu)先權(quán)制度目的不是在于讓在后申請(qǐng)補(bǔ)充內(nèi)容，目的是在協(xié)約國(guó)之間享有一個(gè)時(shí)間差，這個(gè)時(shí)間差用于準(zhǔn)備各個(gè)國(guó)家的翻譯、流程文件等處理。同理國(guó)內(nèi)優(yōu)先權(quán)也應(yīng)該把享有的權(quán)利重點(diǎn)放在時(shí)間上，而不是技術(shù)上。國(guó)內(nèi)優(yōu)先權(quán)拿一個(gè)尚未完全驗(yàn)證的在先技術(shù)方案去占據(jù)申請(qǐng)時(shí)間，對(duì)于那些經(jīng)過(guò)努力完善技術(shù)方案的其他在后申請(qǐng)的人實(shí)際上是不公平的。

但是，在案件實(shí)踐中，確實(shí)出現(xiàn)過(guò)補(bǔ)充實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)或者附圖要求優(yōu)先權(quán)成功的，而且筆者本人在實(shí)際案件中也成功操作過(guò)。

所以，對(duì)于這種情況，筆者持謹(jǐn)慎的態(tài)度。所幸，專利審查指南最新修訂的內(nèi)容中，對(duì)補(bǔ)充實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)給了說(shuō)明，規(guī)定了“對(duì)于申請(qǐng)日之后補(bǔ)交的實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)，審查員應(yīng)當(dāng)予以審查。補(bǔ)交實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)所證明的技術(shù)效果應(yīng)當(dāng)是所屬技術(shù)領(lǐng)域的技術(shù)人員能夠從專利申請(qǐng)公開(kāi)的內(nèi)容中得到的”。此舉，也是認(rèn)可了在案件審查過(guò)程中，可以對(duì)文件進(jìn)行修改，補(bǔ)充符合要求的實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)，這也給了除優(yōu)先權(quán)制度之外另一個(gè)補(bǔ)充實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)的途徑。

上述給出的七種可以采用優(yōu)先權(quán)制度的情況和案例，希望對(duì)于那些深入研究并打算采用優(yōu)先權(quán)制度的專業(yè)人員以參考，其中或有理解不當(dāng)之處，還請(qǐng)斧正交流。

來(lái)源：IPRdaily中文網(wǎng)（iprdaily.cn）

作者：李強(qiáng) 張燦銘楊澤奇廈門多諾知識(shí)產(chǎn)權(quán)事務(wù)有限公司

編輯：IPRdaily.cn 趙珍

校對(duì)：IPRdaily.cn 縱橫君

推薦閱讀
點(diǎn)擊下方圖片即可閱讀

國(guó)內(nèi)優(yōu)先權(quán)使用的七種情況

「智戰(zhàn)2017」首屆知識(shí)產(chǎn)權(quán)競(jìng)爭(zhēng)策略挑戰(zhàn)賽，等你來(lái)戰(zhàn)！要你好看！

首席知識(shí)產(chǎn)權(quán)官：一個(gè)即將崛起的知識(shí)產(chǎn)權(quán)職業(yè)群體！

國(guó)內(nèi)優(yōu)先權(quán)使用的七種情況

十七種知識(shí)產(chǎn)權(quán)商業(yè)模式！

「關(guān)于IPRdaily」

IPRdaily成立于2014年，是全球影響力的知識(shí)產(chǎn)權(quán)媒體+產(chǎn)業(yè)服務(wù)平臺(tái)，致力于連接全球知識(shí)產(chǎn)權(quán)人，用戶匯聚了中國(guó)、美國(guó)、德國(guó)、俄羅斯、以色列、澳大利亞、新加坡、日本、韓國(guó)等15個(gè)國(guó)家和地區(qū)的高科技公司、成長(zhǎng)型科技企業(yè)IP高管、研發(fā)人員、法務(wù)、政府機(jī)構(gòu)、律所、事務(wù)所、科研院校等全球近50多萬(wàn)產(chǎn)業(yè)用戶（國(guó)內(nèi)25萬(wàn)+海外30萬(wàn)）；同時(shí)擁有近百萬(wàn)條高質(zhì)量的技術(shù)資源+專利資源，通過(guò)媒體構(gòu)建全球知識(shí)產(chǎn)權(quán)資產(chǎn)信息第一入口。2016年獲啟賦資本領(lǐng)投和天使匯跟投的Pre-A輪融資。

（英文官網(wǎng)：iprdaily.com 中文官網(wǎng)：iprdaily.cn）

本文來(lái)自IPRdaily.cn 中文網(wǎng)并經(jīng)IPRdaily.cn中文網(wǎng)編輯。轉(zhuǎn)載此文章須經(jīng)權(quán)利人同意，并附上出處與作者信息。文章不代表IPRdaily.cn立場(chǎng)，如若轉(zhuǎn)載，請(qǐng)注明出處：“http://globalwellnesspartner.com/”