從實際案例看收到337調查簽發(fā)之排除令后的應對策略
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來源：IPRdaily中文網（iprdaily.cn）

作者：Johnny Chen

原標題：從實際案例看收到337調查簽發(fā)之排除令后的應對策略

美國國際貿易委員會（United States International Trade Commission，簡稱ITC）的337調查是各產品制造商最不希望遭遇的事件之一，因為被提起337調查后若被告廠商不幸敗訴、ITC很可能會針對被訴產品簽發(fā)禁止輸入美國之排除令，即被訴產品將會失去美國市場的銷售機會。然而難道說一但敗訴后收到排除令的情況下、被訴產品就只能被擋在美國市場之外嗎? 其實不一定，讓我們從近期的Diebold v. Hyosung一案來看、如何正確應對337調查之排除令，使得被訴產品能在短時間內立即重回美國市場進行銷售。

本案背景

原告Diebold Nixdorf, Inc.、Diebold Self-Service Systems (以下合稱「Diebold」)、以及被告Hyosung TNS Inc.、Nautilus Hyosung America Inc.、HS Global, Inc., (以下合稱「Hyosung」)都生產和銷售自動取款機(ATM)，其中原告Diebold是美國公司、被告Hyosung是韓國公司。2015年10月，Diebold根據包含US6082616在內的6篇美國專利在ITC對于Hyosung提起337調查，最終ITC認定Hyosung的部份型號產品侵犯上述US6082616專利權(以下簡稱訴爭專利)，因此于2017年5月19日簽發(fā)了有限排除令（Limited Exclusion Order）【1】。

收到排除令后、被告的應對策略

在美國身經百戰(zhàn)的Hyosung【2】于收到ITC簽發(fā)的排除令后，立刻制定了一套短期和長期的應對方案：短期而言，Hyosung立刻根據更改設計后的新版本產品向美國海關及邊境保護局(U.S. Customs and Border Protection, USCBP)提起行政裁決(administrative ruling)，期望更改后的新設計能避開訴爭專利范圍、暫時讓產品仍然能夠進美國銷售；長期而言，Hyosung 將ITC的排除決定上訴至美國聯邦上訴法院(CAFC)，期望能夠撤銷或反轉ITC的侵權決定、甚至希望能透過上訴法院直接將專利無效。以下為本案上述經過的詳細說明。

短期方案：解決產品不能進入美國市場的燃眉之急

對于商業(yè)公司最為重要的不外乎產品銷售，因此收到排除令后最為著急的一件事就是如何讓產品能重回美國市場。本案中Hyosung于排除令簽發(fā)后的第7天就立刻向美國海關及邊境保護局提起行政裁決，主張更改設計后的新版本產品已不再具備訴爭專利特征、不落入其專利范圍，因此應可進入美國銷售而不受此排除令限制，Diebold隨后對此裁決申請?zhí)岢霎愖h。在隨后的雙方攻防過程中，Hyosung甚至提供了更改設計后的產品實物，使得專利特征與產品的比對結果能更令人信服。最終，美國海關及邊境保護局認定重新設計過后的產品已不再具備訴爭專利的必要特征「服務開口(service opening)」，因此裁定不落入訴爭專利范圍，故不受排除令限制而允許進入美國銷售。這結果對于被告Hyosung來說是個非常大的好消息、成功以很短的時間(以本案來說，從行政裁決的提起至下發(fā)結果僅不到兩個月)就解決了眼下對于公司經營影響最大的美國市場銷售禁令。另外，從本案中也能看出，產品被訴侵權后，被告廠商最好盡快啟動更改設計、排除訴爭專利的必要特征，而非等到判決結果出來后才開始更改產品設計，這樣才能在排除令等最糟結果出現后的第一時間立刻根據新設計對美國海關及邊境保護局提起行政裁決，最小化排除令對產品銷售產生的影響；另外，提起行政裁決后，最好能提交更改設計后的產品實物，如此更能增加美國海關及邊境保護局認同的機會。

長期方案：嘗試反轉侵權決定，甚至爭取將訴爭專利無效

雖然更改產品設計以排除訴爭專利特征是一種應對排除令的方式，但是這些被放棄或更改的原設計、很多是具有功能性價值的，因此放棄原設計的同時很可能也降低了產品對于用戶的吸引力，故長期來說對于被告最好的結果是保留原設計的情況下卻不被排除令給阻擋在外。要保留原設計而不侵權、就需要將ITC簽發(fā)的排除決定上訴至CAFC，常見的上訴挑戰(zhàn)的方式有：(1)上訴主張專利無效、(2)上訴主張產品未落入專利范圍、或是(3)上訴主張原告不具備起訴資格等。本案中Hyosung于上訴階段同時使用了以上三種挑戰(zhàn)方式，分述如下：

(1) 主張訴爭專利無效：Hyosung主張透過現有技術文獻的組合，訴爭專利不具備創(chuàng)造性，另外Hyosung還主張ITC認為「不存在現有技術組合的啟示」觀點也是錯誤的。然而此無效主張最終并未被CAFC采納，最終仍認定訴爭專利有效。

(2) 主張產品未落入專利范圍：Hyosung主張ITC錯誤的解釋了權利要求特征「service opening」，并且主張被排除的產品并未落入訴爭權利要求中。由于訴爭專利于上訴期間已經專利期間屆滿失效，因此CAFC并未就此主張進行判決，而是直接認定由于專利期間屆滿的緣故，故撤銷ITC簽發(fā)之排除令。

(3) 主張原告不具備起訴資格：Hyosung主張Diebold不符合啟動337調查的「國內實業(yè)」(domestic industry) 原則。更詳細的說，Hyosung主張Diebold使用的美國國內投資證據(Diebold使用其于2005年至2010年用于研究和開發(fā)的投資作為證據)、距離本案起訴已經超過五年、且與目前的投資并無實質意義上的關聯，故不符合國內實業(yè)原則中的經濟部份(economic prong)要求。然而CAFC于判決中寫到，并無法規(guī)要求國內實業(yè)原則的判斷不得使用五年以上的投資作為證據、且先前的投資有關聯到目前進行中的服務或產品組裝花費，故符合國內實業(yè)原則中的經濟部份要求【3】。

結論

從本案可了解到，實務上遭遇337調查所簽發(fā)排除令的應對方式還是不少的，只要被告從短期方案的產品回避設計并對美國海關及邊境保護局提起行政裁決、至長期方案的對CAFC提起上訴挑戰(zhàn)，正確應對后還是有大概率避免產品被排除令擋在美國市場之外的。其中還是必須再次提醒，被提起337調查后、被訴廠商最好盡早啟動被訴侵權產品的回避設計，如此一來才能在不幸敗訴時能立即提起行政裁決，由于美國海關的行政裁決一般非?？焖?以本案來說不到兩個月)，因此變更設計后的被訴產品仍有機會很快重回美國市場的懷抱。

注：

【1】關于337調查所簽發(fā)的排除令介紹，歡迎參考筆者先前的文章：《337調查之「普遍排除令」簡介及2018年度典型案例探討》https://blog.csdn.net/weixin_41245949/article/details/87437208

【2】根據筆者查詢，自從2001年起至今，本案被告Hyosung至少已經歷31起包含美國地方法院/ITC/專利審理暨訴愿委員會(PTAB)/CAFC在內各式知識產權相關訴訟。

【3】關于337調查之「國內實業(yè)原則」介紹，歡迎參考筆者先前的文章：《美國337調查中的國內實業(yè)原則》https://blog.csdn.net/weixin_41245949/article/details/86933966
【4】作者博客鏈接https://blog.csdn.net/weixin_41245949

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作者：Johnny Chen

編輯：IPRdaily王穎校對：IPRdaily縱橫君

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