做好FTO分析，防控專利侵權(quán)風(fēng)險(xiǎn)

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原標(biāo)題：做好FTO分析，防控侵權(quán)風(fēng)險(xiǎn)

隨著企業(yè)面向國外市場的發(fā)展，其產(chǎn)品面臨的專利侵權(quán)風(fēng)險(xiǎn)也會相應(yīng)地提高，為了更好地提前防控相關(guān)的侵權(quán)風(fēng)險(xiǎn)，企業(yè)進(jìn)行FTO分析的重要性越來越突顯出來。本文主要分析了FTO，防控侵權(quán)風(fēng)險(xiǎn)。

一、什么是FTO

FTO全稱為Freedom To Operate，是自由實(shí)施的意思。這個(gè)詞最早出現(xiàn)在國外，指的是技術(shù)實(shí)施人在不侵犯他人專利權(quán)的情況下自由實(shí)施，而從FTO最本質(zhì)的內(nèi)容出發(fā)，F(xiàn)TO分析指的是專利侵權(quán)風(fēng)險(xiǎn)分析。

FTO分析的內(nèi)容和對象，主要是有效的專利（授權(quán)專利和在審專利），以及失效的現(xiàn)有技術(shù)，分析的主要目的在于證明當(dāng)前實(shí)施的技術(shù)屬于可以自由實(shí)施的技術(shù)，而不會侵犯他人的專利權(quán)。

二、為什么要進(jìn)行FTO分析

企業(yè)在國內(nèi)銷售新產(chǎn)品或?qū)⒁延挟a(chǎn)品銷往國外時(shí)，可能會遇到專利侵權(quán)糾紛的風(fēng)險(xiǎn)，如果被權(quán)利人起訴并被法院判定侵權(quán)成立的話，往往會面臨著高額的賠償。除此之外，企業(yè)還有可能面臨著法院強(qiáng)制執(zhí)行的禁令，例如禁止將已經(jīng)生產(chǎn)出來的產(chǎn)品繼續(xù)銷售、禁止繼續(xù)生產(chǎn)制造被判定侵權(quán)的產(chǎn)品等，這都將對企業(yè)造成重大的影響，使得企業(yè)前期的研發(fā)和生產(chǎn)制造的成本投入沒法及時(shí)收回，更不要說產(chǎn)生收益了。

因此，在企業(yè)研發(fā)和生產(chǎn)制造的同時(shí)，至少在產(chǎn)品銷售之前，就應(yīng)當(dāng)及早做好識別、預(yù)防和規(guī)避有可能產(chǎn)生的產(chǎn)品侵權(quán)風(fēng)險(xiǎn)，這對企業(yè)來說是尤為重要的。目前，國內(nèi)大多數(shù)企業(yè)在專利方面的知識和技能儲備還不太完備，尤其是有可能對其目標(biāo)市場國的法律法規(guī)不夠熟悉，這更增加了產(chǎn)品出口銷售過程中的不確定性。所以，為了更好地識別、預(yù)防和規(guī)避專利侵權(quán)風(fēng)險(xiǎn)，企業(yè)通常都會委托專業(yè)的服務(wù)機(jī)構(gòu)對其特定產(chǎn)品進(jìn)行FTO調(diào)查分析，并由專業(yè)服務(wù)機(jī)構(gòu)出具相應(yīng)的FTO分析報(bào)告。這樣即使在被控侵權(quán)成立時(shí)，也可以減少被認(rèn)定為惡意故意侵權(quán)的可能性。

有時(shí)候，企業(yè)即使是在實(shí)施自有專利的情況下，也不能排除侵犯第三方專利權(quán)的可能性，此時(shí)企業(yè)的自有專利可能是第三方專利權(quán)的從屬專利。同時(shí)，根據(jù)我國專利法和相關(guān)司法解釋的規(guī)定[1]，在專利侵權(quán)訴訟中，被告以實(shí)施自己的專利作為抗辯理由不能成立，其仍有被判定侵權(quán)成立的可能性。

三、什么時(shí)候進(jìn)行FTO分析

一般來講，F(xiàn)TO分析應(yīng)貫穿產(chǎn)品研發(fā)的整個(gè)過程，但在產(chǎn)品研發(fā)早期，由于產(chǎn)品還沒有定型，產(chǎn)品的技術(shù)特征還沒有確定下來，F(xiàn)TO分析要么無法進(jìn)行產(chǎn)品的特征比對，要么產(chǎn)品特征比對的結(jié)果也具有不確定性。因而，在產(chǎn)品研發(fā)早期先進(jìn)行專利預(yù)警分析，提前讓研發(fā)人員知曉相關(guān)現(xiàn)有技術(shù)和可能存在風(fēng)險(xiǎn)的專利；等到產(chǎn)品技術(shù)特征確定以后，再進(jìn)行針對性較強(qiáng)的FTO分析，這對產(chǎn)品上市是否能夠自由實(shí)施具有較強(qiáng)的指導(dǎo)性。

此外，企業(yè)在海外參展、合作研發(fā)、投資融資、上市并購和許可轉(zhuǎn)讓等環(huán)節(jié)都可以進(jìn)行FTO分析，這可以幫助企業(yè)在充當(dāng)不同的角色時(shí)，做好產(chǎn)品的風(fēng)險(xiǎn)防控工作。

四、如何進(jìn)行FTO分析

進(jìn)行FTO分析需要關(guān)注產(chǎn)品上市區(qū)域、產(chǎn)品技術(shù)特征、專利檢索、專利篩選、權(quán)利要求比對分析和結(jié)論意見等六個(gè)方面的內(nèi)容。

1、產(chǎn)品上市區(qū)域

由于專利具有地域性，不同國家和地區(qū)的專利法律制度會有所不同，在進(jìn)行FTO分析時(shí)，首先要確定產(chǎn)品生產(chǎn)和擬上市的國家地區(qū)，使得分析具有針對性。

2、產(chǎn)品技術(shù)特征

通常情況下產(chǎn)品的技術(shù)特征較多，在進(jìn)行FTO分析時(shí)，對于產(chǎn)品的全部技術(shù)特征都予考慮，則無形中會增加很多不必要的工作量。因此，大多企業(yè)一般會對產(chǎn)品比較重要的部件或部分予以重點(diǎn)考慮，其中比較重要的部件或部分通常為自主研發(fā)的、侵權(quán)風(fēng)險(xiǎn)較大的部件或部分，而對于所采用的現(xiàn)有技術(shù)部分或者從供應(yīng)商處采購的部件，則予以次要考慮，這些部件的侵權(quán)風(fēng)險(xiǎn)相對較小，或者根據(jù)合同約定侵權(quán)風(fēng)險(xiǎn)可以由供應(yīng)商來進(jìn)行承擔(dān)。

3、專利檢索

專利檢索的重要指標(biāo)是查全率，如果查全率不能滿足要求，則FTO分析就不能達(dá)到其應(yīng)有的效果，不能排除專利侵權(quán)的風(fēng)險(xiǎn)。在檢索時(shí)，要重點(diǎn)關(guān)注對權(quán)利要求的檢索，同時(shí)結(jié)合專利全文對技術(shù)特征進(jìn)行確認(rèn)。此外，可以選取兩套獨(dú)立的數(shù)據(jù)庫或工具，來對FTO的專利檢索結(jié)果進(jìn)行驗(yàn)證，或者采用多個(gè)檢索人員進(jìn)行“背靠背”檢索，以此來提高檢索結(jié)果的可靠性。

4、專利篩選

在專利篩選過程中，需要剔除掉與產(chǎn)品明顯不相關(guān)的專利，并確認(rèn)與產(chǎn)品關(guān)系較為密切的專利。一般采用的篩選方法為兩階段篩選法，該種方法包含兩個(gè)階段。第一階段為初篩階段，在此階段，如果一個(gè)專利不可能產(chǎn)生合理的侵權(quán)爭議，則該專利可以直接被刪除，不需要進(jìn)入下一階段的篩選；第二階段為精篩階段，在此階段中，對第一階段中篩選出的專利進(jìn)行分析，仔細(xì)對比專利的權(quán)利要求和客戶產(chǎn)品的技術(shù)特征，來確定該專利是否與客戶產(chǎn)品相關(guān)。

5、權(quán)利要求比對分析

在進(jìn)行權(quán)利要求比對時(shí)，侵權(quán)判定原則主要為全面覆蓋原則（即相同侵權(quán)）和等同判斷原則（即等同侵權(quán)），通過將產(chǎn)品技術(shù)特征與專利權(quán)利要求的特征逐一進(jìn)行比對，是否相同或者等同，進(jìn)而確定產(chǎn)品是否落入專利權(quán)利要求的保護(hù)范圍之內(nèi)。

6、結(jié)論意見

在出具FTO分析報(bào)告的結(jié)論意見時(shí)，主要是明確技術(shù)產(chǎn)品與專利權(quán)保護(hù)范圍之間存在風(fēng)險(xiǎn)程度的高低，并按照產(chǎn)品存在侵權(quán)風(fēng)險(xiǎn)程度的高低分別給出結(jié)論意見，為企業(yè)的產(chǎn)品是否上市銷售提供依據(jù)，從而降低企業(yè)的侵權(quán)風(fēng)險(xiǎn)。

注：

【1】中華人民共和國最高人民法院．最高人民法院關(guān)于審理侵犯專利權(quán)糾紛案件應(yīng)用法律若干問題的解釋(二)[Z]． 2016，第23條．

來源：康信知識產(chǎn)權(quán)

作者：胡一村賈旭

編輯：IPRdaily王穎校對：IPRdaily縱橫君

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