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來源:IPRdaily中文網(wǎng)(iprdaily.cn)
作者:劉林東 符瑩瑩 北京高沃律師事務(wù)所
原標(biāo)題:淺析專利法中“修改超范圍”的認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)
我國專利制度采取先申請原則,專利的新穎性和創(chuàng)造性均以申請日作為判斷的時間節(jié)點。同時,專利本身就是專利權(quán)人以將技術(shù)內(nèi)容公開的方式換取對其專利保護(hù)范圍的壟斷權(quán),專利保護(hù)制度需兼顧專利權(quán)人的利益與公眾的利益。如果允許申請人將原申請文件沒有公開的內(nèi)容修改添加至原申請文件中,則會造成對公共利益的損害。因此,我國專利法還對申請人的修改作出了限制,即專利法第三十三條規(guī)定的修改不得超出原申請文件記載或者表示的范圍。本文通過案例演繹,淺析“修改超范圍”的認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)。
一、修改超范圍問題的提出
1、專利申請文件修改具有實際必要性。
專利申請是通過文字形式將技術(shù)內(nèi)容以規(guī)定方式進(jìn)行表述的文件,但是由于文字本身的限制或者專利申請撰寫者的撰寫水平等原因,專利申請文件在申請?zhí)峤粫r的文本可能并不能準(zhǔn)確表達(dá)申請者所要求的保護(hù)范圍,因此,專利申請人在申請日提交申請文件之后還享有對其專利文本進(jìn)行修改的權(quán)利。根據(jù)《專利法實施細(xì)則》第五十一條的規(guī)定,專利申請人可以在規(guī)定時間內(nèi)提出主動修改或者針對審查意見通知書進(jìn)行相應(yīng)修改。
2、專利申請文件的修改也應(yīng)當(dāng)進(jìn)行必要限制。
眾所周知,我國專利制度采取先申請原則,專利的新穎性和創(chuàng)造性均以申請日作為判斷的時間節(jié)點。同時,專利本身就是專利權(quán)人以將技術(shù)內(nèi)容公開的方式換取對其專利保護(hù)范圍的壟斷權(quán),專利保護(hù)制度需兼顧專利權(quán)人的利益與公眾的利益。如果允許申請人將原申請文件沒有公開的內(nèi)容修改添加至原申請文件中,則會造成對公共利益的損害。因此,我國專利法還對申請人的修改作出了限制,即專利法第三十三條規(guī)定的修改不得超出原申請文件記載或者表示的范圍。
二、專利申請人修改申請文件的依據(jù)
根據(jù)《專利審查指南》規(guī)定可知,專利申請人的修改依據(jù)包括兩方面:一是原說明書和權(quán)利要求書文字記載的內(nèi)容;二是根據(jù)原說明書和權(quán)利要求書文字記載的內(nèi)容以及說明書附圖能直接地、毫無疑義地確定的內(nèi)容。上述第一方面在實際運用判斷時較為容易,而第二方面中“直接地、毫無疑義地確定”則為相對主觀的判斷標(biāo)準(zhǔn),在實際運用中也存在不同的理解,筆者在下文針對該內(nèi)容進(jìn)行探討。
有一種觀點認(rèn)為:根據(jù)原說明書和權(quán)利要求書文字記載的內(nèi)容以及說明書附圖能直接地、毫無疑義地確定的內(nèi)容是指本領(lǐng)域技術(shù)人員通過文字記載的內(nèi)容或者附圖能夠直接確定得出的內(nèi)容,而無需進(jìn)行推導(dǎo)。此種觀點認(rèn)為只能基于文字本身含義或附圖直接得出,如果申請人將通過公知常識等進(jìn)行推理得出的內(nèi)容添加至原申請文件則應(yīng)屬超出了原申請文件的記載范圍。
另一種觀點則認(rèn)為:根據(jù)原說明書和權(quán)利要求書文字記載的內(nèi)容以及說明書附圖能直接地、毫無疑義地確定的內(nèi)容既包括本領(lǐng)域技術(shù)人員通過文字記載的內(nèi)容或者附圖能夠直接確定得出的內(nèi)容,還包括通過綜合原說明書及附圖和權(quán)利要求書可以推導(dǎo)出的內(nèi)容。此種觀點是在第一種觀點的基礎(chǔ)上進(jìn)一步擴(kuò)大解釋了“原申請說明書和權(quán)利要求書記載的范圍”,認(rèn)為從原申請文件能夠推導(dǎo)出的內(nèi)容也應(yīng)屬于原申請說明書和權(quán)利要求書記載的范圍。如果申請人將通過公知常識等進(jìn)行推理得出的內(nèi)容修改添加至原申請文件則應(yīng)屬沒有超出專利法第三十三條規(guī)定的修改范圍。
三、案例演繹“修改超范圍”的認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)
案例一:本領(lǐng)域技術(shù)人員結(jié)合申請文件以及說明書附圖、本領(lǐng)域公知常識能夠推導(dǎo)得出的內(nèi)容屬于原申請文件說明書和權(quán)利要求書的記載范圍。
在第12569號復(fù)審決定涉及的案件中,權(quán)利要求1要求保護(hù)一種新型傳動機(jī)構(gòu),具有機(jī)座和托輪,其特征在于承傳帶繞在兩個托輪上并托承著工作機(jī)的滾筒轉(zhuǎn)動。申請人在實質(zhì)審查過程中將原始申請文件中沒有記載的“滾筒同時支承在承傳帶和托輪上”的技術(shù)特征添加至原權(quán)利要求1中,經(jīng)實質(zhì)審查,國家知識產(chǎn)權(quán)局專利局認(rèn)為權(quán)利要求1中的特征“滾筒同時支承在承傳帶和托輪上”在原始說明書和權(quán)利要求書中沒有記載,而且上述特征與原始說明書記載的“兩托輪不直接受重”相矛盾,因此修改超出原始說明書和權(quán)利要求書記載的范圍,不符合專利法第三十三條的規(guī)定,從而作出了駁回決定。
申請人針對上述駁回決定提出復(fù)審,復(fù)審程序中合議組認(rèn)為:在判斷專利申請文件的修改是否超出原說明書和權(quán)利要求書記載的范圍時,應(yīng)將說明書(包括說明書附圖)作為一個整體來考慮,也就是說從說明書文字及說明書附圖實質(zhì)所公開的技術(shù)內(nèi)容上去考慮,必要時結(jié)合本領(lǐng)域的技術(shù)常識,而不是僅僅從字面上理解。就本案而言,權(quán)利要求1的上述特征雖然在原始說明書文字中沒有明確記載,但是原始說明書第1頁最后一段在描述本發(fā)明的安裝過程時提到“把滾筒吊裝到托輪及承傳帶上”;其次,原始說明書附圖也顯示,承傳帶支承著滾筒,承傳帶壓在托輪上;再者,將本申請的結(jié)構(gòu)結(jié)合本領(lǐng)域的常識分析可知,滾筒雖然直接壓在承傳帶上,但是通過承傳帶將大部分重量轉(zhuǎn)移到托輪上,即滾筒的重量實質(zhì)上是由承傳帶和托輪共同支承的,即權(quán)利要求1的特征“滾筒同時支承在承傳帶和托輪上”能夠根據(jù)說明書上下文、附圖結(jié)合本領(lǐng)域常識直接、毫無疑義地確定。至于原始說明書記載的“兩托輪不直接受重”從字面上來看似乎與修改后的權(quán)利要求的文字描述不一致,但是本領(lǐng)域技術(shù)人員結(jié)合其上下文以及說明書附圖、本領(lǐng)域常識,能夠理解原文想要表達(dá)的真正含義是兩托輪不直接承受大部分重量,大部分重量是通過承傳帶傳遞給托輪,即托輪間接承受大部分重量。這與權(quán)利要求1描述的含義實質(zhì)上是相同的。故合議組認(rèn)為涉及上述技術(shù)特征的修改后的權(quán)利要求1沒有超出原始說明書和權(quán)利要求書的記載范圍,符合專利法第33條的規(guī)定。
由該案例可知,國家知識產(chǎn)權(quán)局認(rèn)為本領(lǐng)域技術(shù)人員結(jié)合申請文件以及說明書附圖、本領(lǐng)域公知常識能夠推導(dǎo)得出的內(nèi)容屬于原申請文件說明書和權(quán)利要求書的記載范圍?!半m然原始申請文件沒有直接的文字記載,但所屬領(lǐng)域的技術(shù)人員在閱讀該申請文件后,基于該領(lǐng)域的基本原理或技術(shù)上固有的內(nèi)在聯(lián)系,能夠確定某技術(shù)特征是客觀存在的,則該技術(shù)特征應(yīng)當(dāng)屬于所屬領(lǐng)域技術(shù)人員根據(jù)說明書和權(quán)利要求書能夠直接、毫無疑義確定的內(nèi)容。”因此,國家知識產(chǎn)權(quán)局認(rèn)為根據(jù)原說明書和權(quán)利要求書文字記載的內(nèi)容以及說明書附圖能直接地、毫無疑義地確定的內(nèi)容包括本領(lǐng)域技術(shù)人員根據(jù)原始申請文件結(jié)合本領(lǐng)域公知常識、基本原理進(jìn)行分析后能夠確定的內(nèi)容。[1]
案例二:原說明書和權(quán)利要求書記載的內(nèi)容包含從原始申請文件推導(dǎo)出的內(nèi)容,但僅限于“直接、明確地”推導(dǎo)出的內(nèi)容。
在精工愛普生與國家知識產(chǎn)權(quán)局“一種裝于噴墨打印設(shè)備的托架上的墨盒”行政訴訟案中,專利權(quán)人在原始申請中記載了“半導(dǎo)體存儲裝置”的技術(shù)特征,后在分案申請并經(jīng)實質(zhì)審查授權(quán)后的文本中使用了“存儲裝置”和“記憶裝置”。無效宣告程序中合議組認(rèn)為“存儲裝置”是用于保存信息數(shù)據(jù)的裝置,除半導(dǎo)體存儲裝置外,其還包括磁泡存儲裝置、鐵電存儲裝置等多種不同的類型。根據(jù)原說明書第1頁第29-32行的記載,本發(fā)明專利是為了解決拆裝墨盒時由于托架與墨盒之間存在間隙使半導(dǎo)體存儲裝置接觸不好,信號可能在不適當(dāng)?shù)臅r候充電或施加,數(shù)據(jù)無法讀出或丟失的問題。因此,包括實施例在內(nèi)的整個說明書都始終在圍繞著上述問題描述發(fā)明,即包括實施例在內(nèi)的整個說明書都始終是針對半導(dǎo)體存儲裝置來描述發(fā)明的。同樣,原權(quán)利要求書要求保護(hù)的技術(shù)方案中亦針對的是半導(dǎo)體存儲裝置,原說明書和權(quán)利要求書中均不涉及其他類型的存儲裝置,也不能直接且毫無疑義地得出墨盒裝有其他類型的存儲裝置。因此,“存儲裝置”并非確定無疑就是原說明書和權(quán)利要求書中記載的“半導(dǎo)體存儲裝置”,本領(lǐng)域技術(shù)人員并不能從原說明書和權(quán)利要求書記載的“半導(dǎo)體存儲裝置”直接且毫無疑義地確定出“存儲裝置”。同理,“記憶裝置”也不能從原說明書和權(quán)利要求書記載的“半導(dǎo)體存儲裝置”直接且毫無疑義地確定。專利權(quán)人在實質(zhì)審查程序中將“半導(dǎo)體存儲裝置”修改為“存儲裝置”或“記憶裝置”超出了原說明書和權(quán)利要求書記載的范圍。一審法院作出了維持無效決定的判決。
專利權(quán)人不服一審判決并上訴至二審法院,二審法院認(rèn)為“存儲裝置”雖然有其普遍的含義,不僅包括半導(dǎo)體存儲裝置,還包括磁泡存儲裝置、鐵電存儲裝置等多種不同類型,但在本專利所屬特定的打印機(jī)墨盒領(lǐng)域,在背景技術(shù)中已經(jīng)明確其所指的為“半導(dǎo)體存儲裝置”的前提下,本領(lǐng)域技術(shù)人員不會將其理解為作為上位概念的“存儲裝置”。二審法院認(rèn)為“存儲裝置”的使用沒有超出原申請文件的記載范圍,而“記憶裝置”超出了原申請文件的范圍。
專利權(quán)人不服二審判決向最高人民法院申請再審,最高人民法院認(rèn)為,在本專利申請過程中,精工愛普生在分案申請中通過主動修改的方式引入了“記憶裝置”的這一新術(shù)語。這一新術(shù)語在專利說明書中并未作特別限定,其所指代的技術(shù)內(nèi)容在原申請文件中無法確定,修改后授權(quán)文本中“記憶裝置”的內(nèi)容既非原申請文件明確表達(dá)的內(nèi)容,又非本領(lǐng)域普通技術(shù)人員在閱讀原申請文件后通過綜合原說明書及其附圖和權(quán)利要求書可以直接、明確推導(dǎo)出來的內(nèi)容。因此,關(guān)于“記憶裝置”的修改違反了專利法三十三條的規(guī)定。
最高人民法院在該案中同時給出了關(guān)于“修改不得超出原說明書和權(quán)利要求書記載的范圍”的理解[2]。即“原說明書和權(quán)利要求書記載的范圍”,應(yīng)該從所屬領(lǐng)域普通技術(shù)人員角度出發(fā),以原說明書和權(quán)利要求書所公開的技術(shù)內(nèi)容來確定。凡是原說明書和權(quán)利要求書已經(jīng)披露的技術(shù)內(nèi)容,都應(yīng)理解為屬于原說明書和權(quán)利要求書記載的范圍。既要防止對記載的范圍作過寬解釋,乃至涵蓋了申請人在原說明書和權(quán)利要求書中未公開的技術(shù)內(nèi)容,又要防止對記載的范圍作過窄解釋,對申請人在原說明書和權(quán)利要求書中已披露的技術(shù)內(nèi)容置之不顧。從這一角度出發(fā),原說明書和權(quán)利要求書記載的范圍應(yīng)該包括如下內(nèi)容:一是原說明書及其附圖和權(quán)利要求書以文字或者圖形等明確表達(dá)的內(nèi)容;二是所屬領(lǐng)域普通技術(shù)人員通過綜合原說明書及其附圖和權(quán)利要求書可以直接、明確推導(dǎo)出的內(nèi)容。與上述內(nèi)容相比,如果修改后的專利申請文件未引入新的技術(shù)內(nèi)容,則可認(rèn)定對該專利申請文件的修改未超出原說明書和權(quán)利要求書記載的范圍。
由該案例可知,最高人民法院認(rèn)為根據(jù)原說明書和權(quán)利要求書文字記載的內(nèi)容以及說明書附圖能直接地、毫無疑義地確定的內(nèi)容包含直接、明確推導(dǎo)出的內(nèi)容。即最高人民法院認(rèn)為原說明書和權(quán)利要求書記載的內(nèi)容包含從原始申請文件推導(dǎo)出的內(nèi)容,但僅限于“直接、明確地”推導(dǎo)出的內(nèi)容。
結(jié)語
通過上述兩個案例可知,在目前專利法第三十三條的實際運用中,國家知識產(chǎn)權(quán)局和最高人民法院的觀點均認(rèn)為根據(jù)原說明書和權(quán)利要求書文字記載的內(nèi)容以及說明書附圖能直接地、毫無疑義地確定的內(nèi)容包括通過綜合原說明書及附圖和權(quán)利要求書可以推導(dǎo)出的內(nèi)容。而且最高人民法院將其明確限定為“直接、明確地”推導(dǎo)出的內(nèi)容。而對于“直接、明確推導(dǎo)出的內(nèi)容”,筆者認(rèn)為應(yīng)理解為結(jié)合本領(lǐng)域公知常識經(jīng)過簡單推理即可得出的內(nèi)容,如果某一內(nèi)容需要本領(lǐng)域技術(shù)人員在原始申請文件的基礎(chǔ)上通過大量實驗或者復(fù)雜的邏輯推理等方式進(jìn)行證明后才能得出,則應(yīng)不屬于上述“直接、明確推導(dǎo)出的內(nèi)容”。
綜上,我國目前司法實踐對專利法第三十三條采取了較為寬泛的理解,我們在辦案過程中應(yīng)當(dāng)根據(jù)案情具體分析,并站位本領(lǐng)域技術(shù)人員的角度審慎判斷。
注釋:
[1]《以案說法——復(fù)審、無效典型案例指引》國家知識產(chǎn)權(quán)局復(fù)審委員會編著,知識產(chǎn)權(quán)出版社,2018-09-01
[2]最高人民法院(2010)知行字第53號行政裁定。
來源:IPRdaily中文網(wǎng)(iprdaily.cn)
作者:劉林東 符瑩瑩 北京高沃律師事務(wù)所
編輯:IPRdaily王穎 校對:IPRdaily縱橫君
注:原文鏈接:淺析專利法中“修改超范圍”的認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)(點擊標(biāo)題查看原文)
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