淺析專利法中“修改超范圍”的認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)

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作者：劉林東 符瑩瑩 北京高沃律師事務(wù)所

原標(biāo)題：淺析專利法中“修改超范圍”的認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)

我國專利制度采取先申請原則，專利的新穎性和創(chuàng)造性均以申請日作為判斷的時間節(jié)點(diǎn)。同時，專利本身就是專利權(quán)人以將技術(shù)內(nèi)容公開的方式換取對其專利保護(hù)范圍的壟斷權(quán)，專利保護(hù)制度需兼顧專利權(quán)人的利益與公眾的利益。如果允許申請人將原申請文件沒有公開的內(nèi)容修改添加至原申請文件中，則會造成對公共利益的損害。因此，我國專利法還對申請人的修改作出了限制，即專利法第三十三條規(guī)定的修改不得超出原申請文件記載或者表示的范圍。本文通過案例演繹，淺析“修改超范圍”的認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)。

一、修改超范圍問題的提出

1、專利申請文件修改具有實際必要性。

專利申請是通過文字形式將技術(shù)內(nèi)容以規(guī)定方式進(jìn)行表述的文件，但是由于文字本身的限制或者專利申請撰寫者的撰寫水平等原因，專利申請文件在申請?zhí)峤粫r的文本可能并不能準(zhǔn)確表達(dá)申請者所要求的保護(hù)范圍，因此，專利申請人在申請日提交申請文件之后還享有對其專利文本進(jìn)行修改的權(quán)利。根據(jù)《專利法實施細(xì)則》第五十一條的規(guī)定，專利申請人可以在規(guī)定時間內(nèi)提出主動修改或者針對審查意見通知書進(jìn)行相應(yīng)修改。

2、專利申請文件的修改也應(yīng)當(dāng)進(jìn)行必要限制。

眾所周知，我國專利制度采取先申請原則，專利的新穎性和創(chuàng)造性均以申請日作為判斷的時間節(jié)點(diǎn)。同時，專利本身就是專利權(quán)人以將技術(shù)內(nèi)容公開的方式換取對其專利保護(hù)范圍的壟斷權(quán)，專利保護(hù)制度需兼顧專利權(quán)人的利益與公眾的利益。如果允許申請人將原申請文件沒有公開的內(nèi)容修改添加至原申請文件中，則會造成對公共利益的損害。因此，我國專利法還對申請人的修改作出了限制，即專利法第三十三條規(guī)定的修改不得超出原申請文件記載或者表示的范圍。

二、專利申請人修改申請文件的依據(jù)

根據(jù)《專利審查指南》規(guī)定可知，專利申請人的修改依據(jù)包括兩方面：一是原說明書和權(quán)利要求書文字記載的內(nèi)容；二是根據(jù)原說明書和權(quán)利要求書文字記載的內(nèi)容以及說明書附圖能直接地、毫無疑義地確定的內(nèi)容。上述第一方面在實際運(yùn)用判斷時較為容易，而第二方面中“直接地、毫無疑義地確定”則為相對主觀的判斷標(biāo)準(zhǔn)，在實際運(yùn)用中也存在不同的理解，筆者在下文針對該內(nèi)容進(jìn)行探討。

有一種觀點(diǎn)認(rèn)為：根據(jù)原說明書和權(quán)利要求書文字記載的內(nèi)容以及說明書附圖能直接地、毫無疑義地確定的內(nèi)容是指本領(lǐng)域技術(shù)人員通過文字記載的內(nèi)容或者附圖能夠直接確定得出的內(nèi)容，而無需進(jìn)行推導(dǎo)。此種觀點(diǎn)認(rèn)為只能基于文字本身含義或附圖直接得出，如果申請人將通過公知常識等進(jìn)行推理得出的內(nèi)容添加至原申請文件則應(yīng)屬超出了原申請文件的記載范圍。

另一種觀點(diǎn)則認(rèn)為：根據(jù)原說明書和權(quán)利要求書文字記載的內(nèi)容以及說明書附圖能直接地、毫無疑義地確定的內(nèi)容既包括本領(lǐng)域技術(shù)人員通過文字記載的內(nèi)容或者附圖能夠直接確定得出的內(nèi)容，還包括通過綜合原說明書及附圖和權(quán)利要求書可以推導(dǎo)出的內(nèi)容。此種觀點(diǎn)是在第一種觀點(diǎn)的基礎(chǔ)上進(jìn)一步擴(kuò)大解釋了“原申請說明書和權(quán)利要求書記載的范圍”，認(rèn)為從原申請文件能夠推導(dǎo)出的內(nèi)容也應(yīng)屬于原申請說明書和權(quán)利要求書記載的范圍。如果申請人將通過公知常識等進(jìn)行推理得出的內(nèi)容修改添加至原申請文件則應(yīng)屬沒有超出專利法第三十三條規(guī)定的修改范圍。

三、案例演繹“修改超范圍”的認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)

案例一：本領(lǐng)域技術(shù)人員結(jié)合申請文件以及說明書附圖、本領(lǐng)域公知常識能夠推導(dǎo)得出的內(nèi)容屬于原申請文件說明書和權(quán)利要求書的記載范圍。

在第12569號復(fù)審決定涉及的案件中，權(quán)利要求1要求保護(hù)一種新型傳動機(jī)構(gòu)，具有機(jī)座和托輪，其特征在于承傳帶繞在兩個托輪上并托承著工作機(jī)的滾筒轉(zhuǎn)動。申請人在實質(zhì)審查過程中將原始申請文件中沒有記載的“滾筒同時支承在承傳帶和托輪上”的技術(shù)特征添加至原權(quán)利要求1中，經(jīng)實質(zhì)審查，國家知識產(chǎn)權(quán)局專利局認(rèn)為權(quán)利要求1中的特征“滾筒同時支承在承傳帶和托輪上”在原始說明書和權(quán)利要求書中沒有記載，而且上述特征與原始說明書記載的“兩托輪不直接受重”相矛盾，因此修改超出原始說明書和權(quán)利要求書記載的范圍，不符合專利法第三十三條的規(guī)定，從而作出了駁回決定。

申請人針對上述駁回決定提出復(fù)審，復(fù)審程序中合議組認(rèn)為：在判斷專利申請文件的修改是否超出原說明書和權(quán)利要求書記載的范圍時，應(yīng)將說明書（包括說明書附圖）作為一個整體來考慮，也就是說從說明書文字及說明書附圖實質(zhì)所公開的技術(shù)內(nèi)容上去考慮，必要時結(jié)合本領(lǐng)域的技術(shù)常識，而不是僅僅從字面上理解。就本案而言，權(quán)利要求1的上述特征雖然在原始說明書文字中沒有明確記載，但是原始說明書第1頁最后一段在描述本發(fā)明的安裝過程時提到“把滾筒吊裝到托輪及承傳帶上”；其次，原始說明書附圖也顯示，承傳帶支承著滾筒，承傳帶壓在托輪上；再者，將本申請的結(jié)構(gòu)結(jié)合本領(lǐng)域的常識分析可知，滾筒雖然直接壓在承傳帶上，但是通過承傳帶將大部分重量轉(zhuǎn)移到托輪上，即滾筒的重量實質(zhì)上是由承傳帶和托輪共同支承的，即權(quán)利要求1的特征“滾筒同時支承在承傳帶和托輪上”能夠根據(jù)說明書上下文、附圖結(jié)合本領(lǐng)域常識直接、毫無疑義地確定。至于原始說明書記載的“兩托輪不直接受重”從字面上來看似乎與修改后的權(quán)利要求的文字描述不一致，但是本領(lǐng)域技術(shù)人員結(jié)合其上下文以及說明書附圖、本領(lǐng)域常識，能夠理解原文想要表達(dá)的真正含義是兩托輪不直接承受大部分重量，大部分重量是通過承傳帶傳遞給托輪，即托輪間接承受大部分重量。這與權(quán)利要求1描述的含義實質(zhì)上是相同的。故合議組認(rèn)為涉及上述技術(shù)特征的修改后的權(quán)利要求1沒有超出原始說明書和權(quán)利要求書的記載范圍，符合專利法第33條的規(guī)定。

由該案例可知，國家知識產(chǎn)權(quán)局認(rèn)為本領(lǐng)域技術(shù)人員結(jié)合申請文件以及說明書附圖、本領(lǐng)域公知常識能夠推導(dǎo)得出的內(nèi)容屬于原申請文件說明書和權(quán)利要求書的記載范圍?！半m然原始申請文件沒有直接的文字記載，但所屬領(lǐng)域的技術(shù)人員在閱讀該申請文件后，基于該領(lǐng)域的基本原理或技術(shù)上固有的內(nèi)在聯(lián)系，能夠確定某技術(shù)特征是客觀存在的，則該技術(shù)特征應(yīng)當(dāng)屬于所屬領(lǐng)域技術(shù)人員根據(jù)說明書和權(quán)利要求書能夠直接、毫無疑義確定的內(nèi)容。”因此，國家知識產(chǎn)權(quán)局認(rèn)為根據(jù)原說明書和權(quán)利要求書文字記載的內(nèi)容以及說明書附圖能直接地、毫無疑義地確定的內(nèi)容包括本領(lǐng)域技術(shù)人員根據(jù)原始申請文件結(jié)合本領(lǐng)域公知常識、基本原理進(jìn)行分析后能夠確定的內(nèi)容。[1]

案例二：原說明書和權(quán)利要求書記載的內(nèi)容包含從原始申請文件推導(dǎo)出的內(nèi)容，但僅限于“直接、明確地”推導(dǎo)出的內(nèi)容。

在精工愛普生與國家知識產(chǎn)權(quán)局“一種裝于噴墨打印設(shè)備的托架上的墨盒”行政訴訟案中，專利權(quán)人在原始申請中記載了“半導(dǎo)體存儲裝置”的技術(shù)特征，后在分案申請并經(jīng)實質(zhì)審查授權(quán)后的文本中使用了“存儲裝置”和“記憶裝置”。無效宣告程序中合議組認(rèn)為“存儲裝置”是用于保存信息數(shù)據(jù)的裝置，除半導(dǎo)體存儲裝置外，其還包括磁泡存儲裝置、鐵電存儲裝置等多種不同的類型。根據(jù)原說明書第1頁第29－32行的記載，本發(fā)明專利是為了解決拆裝墨盒時由于托架與墨盒之間存在間隙使半導(dǎo)體存儲裝置接觸不好，信號可能在不適當(dāng)?shù)臅r候充電或施加，數(shù)據(jù)無法讀出或丟失的問題。因此，包括實施例在內(nèi)的整個說明書都始終在圍繞著上述問題描述發(fā)明，即包括實施例在內(nèi)的整個說明書都始終是針對半導(dǎo)體存儲裝置來描述發(fā)明的。同樣，原權(quán)利要求書要求保護(hù)的技術(shù)方案中亦針對的是半導(dǎo)體存儲裝置，原說明書和權(quán)利要求書中均不涉及其他類型的存儲裝置，也不能直接且毫無疑義地得出墨盒裝有其他類型的存儲裝置。因此，“存儲裝置”并非確定無疑就是原說明書和權(quán)利要求書中記載的“半導(dǎo)體存儲裝置”，本領(lǐng)域技術(shù)人員并不能從原說明書和權(quán)利要求書記載的“半導(dǎo)體存儲裝置”直接且毫無疑義地確定出“存儲裝置”。同理，“記憶裝置”也不能從原說明書和權(quán)利要求書記載的“半導(dǎo)體存儲裝置”直接且毫無疑義地確定。專利權(quán)人在實質(zhì)審查程序中將“半導(dǎo)體存儲裝置”修改為“存儲裝置”或“記憶裝置”超出了原說明書和權(quán)利要求書記載的范圍。一審法院作出了維持無效決定的判決。

專利權(quán)人不服一審判決并上訴至二審法院，二審法院認(rèn)為“存儲裝置”雖然有其普遍的含義，不僅包括半導(dǎo)體存儲裝置，還包括磁泡存儲裝置、鐵電存儲裝置等多種不同類型，但在本專利所屬特定的打印機(jī)墨盒領(lǐng)域，在背景技術(shù)中已經(jīng)明確其所指的為“半導(dǎo)體存儲裝置”的前提下，本領(lǐng)域技術(shù)人員不會將其理解為作為上位概念的“存儲裝置”。二審法院認(rèn)為“存儲裝置”的使用沒有超出原申請文件的記載范圍，而“記憶裝置”超出了原申請文件的范圍。

專利權(quán)人不服二審判決向最高人民法院申請再審，最高人民法院認(rèn)為，在本專利申請過程中，精工愛普生在分案申請中通過主動修改的方式引入了“記憶裝置”的這一新術(shù)語。這一新術(shù)語在專利說明書中并未作特別限定，其所指代的技術(shù)內(nèi)容在原申請文件中無法確定，修改后授權(quán)文本中“記憶裝置”的內(nèi)容既非原申請文件明確表達(dá)的內(nèi)容，又非本領(lǐng)域普通技術(shù)人員在閱讀原申請文件后通過綜合原說明書及其附圖和權(quán)利要求書可以直接、明確推導(dǎo)出來的內(nèi)容。因此，關(guān)于“記憶裝置”的修改違反了專利法三十三條的規(guī)定。

最高人民法院在該案中同時給出了關(guān)于“修改不得超出原說明書和權(quán)利要求書記載的范圍”的理解[2]。即“原說明書和權(quán)利要求書記載的范圍”，應(yīng)該從所屬領(lǐng)域普通技術(shù)人員角度出發(fā)，以原說明書和權(quán)利要求書所公開的技術(shù)內(nèi)容來確定。凡是原說明書和權(quán)利要求書已經(jīng)披露的技術(shù)內(nèi)容，都應(yīng)理解為屬于原說明書和權(quán)利要求書記載的范圍。既要防止對記載的范圍作過寬解釋，乃至涵蓋了申請人在原說明書和權(quán)利要求書中未公開的技術(shù)內(nèi)容，又要防止對記載的范圍作過窄解釋，對申請人在原說明書和權(quán)利要求書中已披露的技術(shù)內(nèi)容置之不顧。從這一角度出發(fā)，原說明書和權(quán)利要求書記載的范圍應(yīng)該包括如下內(nèi)容：一是原說明書及其附圖和權(quán)利要求書以文字或者圖形等明確表達(dá)的內(nèi)容；二是所屬領(lǐng)域普通技術(shù)人員通過綜合原說明書及其附圖和權(quán)利要求書可以直接、明確推導(dǎo)出的內(nèi)容。與上述內(nèi)容相比，如果修改后的專利申請文件未引入新的技術(shù)內(nèi)容，則可認(rèn)定對該專利申請文件的修改未超出原說明書和權(quán)利要求書記載的范圍。

由該案例可知，最高人民法院認(rèn)為根據(jù)原說明書和權(quán)利要求書文字記載的內(nèi)容以及說明書附圖能直接地、毫無疑義地確定的內(nèi)容包含直接、明確推導(dǎo)出的內(nèi)容。即最高人民法院認(rèn)為原說明書和權(quán)利要求書記載的內(nèi)容包含從原始申請文件推導(dǎo)出的內(nèi)容，但僅限于“直接、明確地”推導(dǎo)出的內(nèi)容。

結(jié)語

通過上述兩個案例可知，在目前專利法第三十三條的實際運(yùn)用中，國家知識產(chǎn)權(quán)局和最高人民法院的觀點(diǎn)均認(rèn)為根據(jù)原說明書和權(quán)利要求書文字記載的內(nèi)容以及說明書附圖能直接地、毫無疑義地確定的內(nèi)容包括通過綜合原說明書及附圖和權(quán)利要求書可以推導(dǎo)出的內(nèi)容。而且最高人民法院將其明確限定為“直接、明確地”推導(dǎo)出的內(nèi)容。而對于“直接、明確推導(dǎo)出的內(nèi)容”，筆者認(rèn)為應(yīng)理解為結(jié)合本領(lǐng)域公知常識經(jīng)過簡單推理即可得出的內(nèi)容，如果某一內(nèi)容需要本領(lǐng)域技術(shù)人員在原始申請文件的基礎(chǔ)上通過大量實驗或者復(fù)雜的邏輯推理等方式進(jìn)行證明后才能得出，則應(yīng)不屬于上述“直接、明確推導(dǎo)出的內(nèi)容”。

綜上，我國目前司法實踐對專利法第三十三條采取了較為寬泛的理解，我們在辦案過程中應(yīng)當(dāng)根據(jù)案情具體分析，并站位本領(lǐng)域技術(shù)人員的角度審慎判斷。

注釋：

[1]《以案說法——復(fù)審、無效典型案例指引》國家知識產(chǎn)權(quán)局復(fù)審委員會編著，知識產(chǎn)權(quán)出版社，2018-09-01

[2]最高人民法院（2010）知行字第53號行政裁定。

來源：IPRdaily中文網(wǎng)（iprdaily.cn）

作者：劉林東 符瑩瑩 北京高沃律師事務(wù)所

編輯：IPRdaily王穎          校對：IPRdaily縱橫君

注：原文鏈接：淺析專利法中“修改超范圍”的認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)（點(diǎn)擊標(biāo)題查看原文）

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