專利侵權的現(xiàn)有技術抗辯

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作者：大嶺先生 大嶺IP

原標題：專利侵權的現(xiàn)有技術抗辯

專利侵權的現(xiàn)有技術抗辯，屬于一種不構成侵權抗辯。現(xiàn)有技術抗辯中，如何把握現(xiàn)有技術的認定、比對的對象和方法，是實務中的難點。本文將結合最高人民法院的一件典型案例，予以說明。

一、問題的提出

專利侵權的現(xiàn)有技術抗辯，屬于一種不構成侵權抗辯。

《專利法》第六十二條規(guī)定，在專利侵權糾紛中，被控侵權人有證據證明其實施的技術或者設計屬于現(xiàn)有技術或者現(xiàn)有設計的，不構成侵犯專利權。

《最高人民法院關于審理侵犯專利權糾紛案件應用法律若干問題的解釋》第十四條進一步規(guī)定，被訴落入專利權保護范圍的全部技術特征，與一項現(xiàn)有技術方案中的相應技術特征相同或者無實質性差異的，人民法院應當認定被訴侵權人實施的技術屬于專利法第六十二條規(guī)定的現(xiàn)有技術。

現(xiàn)有技術抗辯中，如何把握現(xiàn)有技術的認定、比對的對象和方法，是實務中的難點。本文將結合最高人民法院的一件典型案例，予以說明。

二、案例分析

案號：(2012)民申字第18號

鹽城澤田機械有限公司與鹽城市格瑞特機械有限公司侵犯實用新型專利權糾紛再審案

本案中，澤田公司訴格瑞特公司專利侵權，格瑞特抗辯稱其實施的技術屬于現(xiàn)有技術，案外人奇?zhèn)ス举徺I并使用的F45裁斷機為本案專利的現(xiàn)有技術。本案一審認定現(xiàn)有技術抗辯不成立，二審認為現(xiàn)有技術抗辯成立。澤田公司不服，向最高人民法院申請再審，理由包括：

1.關于F45型液壓搖臂式裁斷機（以下簡稱F45裁斷機）與涉案兩項專利是否相同，應當委托具有司法鑒定資質的權威部門進行判定，二審法院依據雙方當事人陳述以及相關物證進行判斷，認定事實錯誤。

2.被訴侵權產品具備涉案兩項專利的全部技術特征，并與澤田公司的專利產品完全相同，而被訴侵權產品中的電磁閥等諸多技術特征與F45裁斷機不同。因此，二審判決認定現(xiàn)有技術抗辯成立錯誤。

3.格瑞特公司提交的有關現(xiàn)有技術抗辯的證據不應采信。具體理由如下：（1）浙江奇?zhèn)バ瑯I(yè)有限公司（以下簡稱奇?zhèn)ス荆┏鼍叩臅孀C詞具有明顯的改動痕跡，格瑞特公司具有篡改事實的動機和手段。（2）奇?zhèn)ス境鼍叩匿N售發(fā)票系手寫發(fā)票，與申請再審人調取的同期浙江省銷售發(fā)票明顯不同，發(fā)票復印件上無發(fā)票編碼，并且沒有向申請再審人出示過發(fā)票原件。因此，該發(fā)票系偽造。（3）F45裁斷機的銘牌標注方式與習慣標注方式不同，存在作假的可能。（4）奇?zhèn)ス九c格瑞特公司在法院調查取證前進行過接觸，同時格瑞特公司購買了奇?zhèn)ス镜膬膳_機械，雙方存在利害關系。奇?zhèn)ス镜呢撠熑藳]有出庭接受質證，其證詞不能作為認定事實的依據。因證人亦聲稱非專業(yè)人士不具有發(fā)現(xiàn)F45裁斷機內部裝置有沒有變動的能力，故應委托專業(yè)司法鑒定機構評定。（5）經向溫州市永裕機器制造有限公司（以下簡稱永裕公司）了解，永裕公司否認其生產過該類產品。

……

總結一下， 再審理由的要點為：

①涉案專利與現(xiàn)有技術不同，二審對此的認定有誤；

②被訴侵權產品中的電磁閥與現(xiàn)有技術不同；

③由于被訴侵權人提出的現(xiàn)有技術證據是“使用公開”的現(xiàn)有技術證據，因而，專利權人主要質疑該現(xiàn)有技術證據的真實性。

關于F45裁斷機是否構成涉案兩項專利的現(xiàn)有技術，以及格瑞特公司有關現(xiàn)有技術抗辯的主張能否成立，最高人民法院分析如下：

（審 判 長  金克勝；代理審判員  郎貴梅 ；代理審判員 杜微科）

1.關于F45裁斷機是否構成涉案兩項專利的現(xiàn)有技術

根據一審法院制作的現(xiàn)場勘驗筆錄，一審法院在奇?zhèn)ス颈Ｈ薋45裁斷機，機器銘牌上的生產日期在涉案兩項專利的申請日之前。此外，奇?zhèn)ス疽嗵峁┝税l(fā)票原件、支票存根原件以及記賬憑證原件。上述證據與奇?zhèn)ス境鼍叩淖C言以及一審法院制作的談話筆錄中的有關內容相互印證，足以證明F45裁斷機已于涉案兩項專利的申請日之前公開，構成現(xiàn)有技術。

2.關于格瑞特公司有關現(xiàn)有技術抗辯的主張能否成立

在專利侵權訴訟中設立現(xiàn)有技術抗辯制度的根本原因，在于專利權的保護范圍不應覆蓋現(xiàn)有技術，以及相對于現(xiàn)有技術而言顯而易見，構成等同的技術。除在無效程序中對專利權的法律效力進行審查外，通過在侵權訴訟中對被訴侵權人有關現(xiàn)有技術抗辯的主張進行審查，有利于及時化解糾紛，減少當事人訴累，實現(xiàn)公平與效率的統(tǒng)一。在審查現(xiàn)有技術抗辯時，比較方法應是將被訴侵權技術方案與現(xiàn)有技術進行對比，而不是將現(xiàn)有技術與專利技術方案進行對比。審查方式則是以專利權利要求為參照，確定被訴侵權技術方案中被指控落入專利權保護范圍的技術特征，并判斷現(xiàn)有技術中是否公開了相同或者等同的技術特征?，F(xiàn)有技術抗辯的成立，并不要求被訴侵權技術方案與現(xiàn)有技術完全相同，毫無區(qū)別，對于被訴侵權產品中與專利權保護范圍無關的技術特征，在判斷現(xiàn)有技術抗辯能否成立時應不予考慮。被訴侵權技術方案與專利技術方案是否相同或者等同，與現(xiàn)有技術抗辯能否成立亦無必然關聯(lián)。因此，即使在被訴侵權技術方案與專利技術方案完全相同，但與現(xiàn)有技術有所差異的情況下，亦有可能認定現(xiàn)有技術抗辯成立。

本案中，關于格瑞特公司的現(xiàn)有技術抗辯主張能否成立，雙方當事人的爭議主要在于：（1）被訴侵權產品中電磁閥與有桿活塞的連接方式是否被現(xiàn)有技術公開；（2）被訴侵權產品中電磁閥的具體結構是否被現(xiàn)有技術公開。根據涉案專利權利要求1，其中限定了電磁閥的連接方式，即“電磁閥的出口直接與有桿活塞的外端相聯(lián)接”，但并未限定電磁閥的具體結構。因此，電磁閥的具體結構與涉案專利權的保護范圍無關，亦與現(xiàn)有技術抗辯能否成立無關。由于被訴侵權產品中的電磁閥與有桿活塞亦采取同樣的連接方式，因此，認定現(xiàn)有技術抗辯是否成立的關鍵，在于確定現(xiàn)有技術中是否公開了與上述連接方式相同或者等同的技術特征，而無需考慮被訴侵權產品中電磁閥的具體結構是否被現(xiàn)有技術公開。從本院查明的事實來看，盡管現(xiàn)有技術中公開的電磁閥包括三個部分，其具體結構與被訴侵權產品的電磁閥有著明顯差異，但是現(xiàn)有技術中確已公開將電磁閥的出口與有桿活塞的外端直接相聯(lián)接。因此，二審法院認定現(xiàn)有技術抗辯成立，并無不當。對于申請再審人有關被訴侵權產品的電磁閥具體結構與專利產品一致，與現(xiàn)有技術不一致，故現(xiàn)有技術抗辯不能成立的主張，本院不予支持。

無效程序與專利侵權訴訟中的現(xiàn)有技術抗辯制度各自獨立，各自發(fā)揮其自身作用。二者相互協(xié)調、配合，有利于避免專利權的保護范圍覆蓋現(xiàn)有技術，侵入公共領域，從而更好地實現(xiàn)專利法保護和鼓勵創(chuàng)新的立法目的。在無效程序中，系將專利技術方案與現(xiàn)有技術進行對比，審查現(xiàn)有技術是否公開了專利技術方案，即專利技術方案相對于現(xiàn)有技術是否具有新穎性、創(chuàng)造性。而在侵權訴訟中，現(xiàn)有技術抗辯的審查對象則在于被訴侵權技術方案與現(xiàn)有技術是否相同或等同，而不在于審查現(xiàn)有技術是否公開了專利技術方案。因此，二者的審查對象和法律適用均有差異。加之在本案中，格瑞特公司僅向專利復審委員會提交本案二審判決作為證據，并未將本案一、二審中的相關證據均提交給專利復審委員會。因此，專利復審委員會維持涉案兩項專利權有效，與二審法院認定現(xiàn)有技術抗辯成立并不存在明顯矛盾。對于澤田公司有關第16612號、17212號決定維持涉案兩項專利權有效，足以證明二審判決認定事實錯誤的主張，本院不予支持。

案件簡評：

本案首先認定現(xiàn)有技術是否成立。盡管專利權人對使用公開的現(xiàn)有技術證據的真實性提出了較大的質疑，但是，根據本案在案證據、一審法院現(xiàn)場勘驗筆錄、談話筆錄以及案外人奇?zhèn)ス镜淖C言，最高人民法院最終確認了證據的真實性、有效性，認定F45裁斷機已于涉案兩項專利的申請日之前公開，構成現(xiàn)有技術。

其次，明確現(xiàn)有技術抗辯的比對對象。由于在二審中，雙方對于涉案專利與現(xiàn)有技術是否相同產生了爭議，所以，最高人民法院明確，在考察現(xiàn)有技術抗辯時，應該判斷的是被訴侵權技術方案與現(xiàn)有技術是否相同，而不是將專利技術方案與現(xiàn)有技術進行對比。

再次，明確現(xiàn)有技術抗辯的比對方法。具體比對時，可以采用涉案專利權利要求作為參照，確定被訴侵權技術方案中對應的技術特征，并判斷現(xiàn)有技術是否公開了與之相同或者等同的技術特征。

最后，最高人民法院闡述了專利侵權訴訟程序中的現(xiàn)有技術抗辯，與專利無效行政程序的不同作用和出發(fā)點，只有厘清這兩者的關系，才能進行適當的現(xiàn)有技術抗辯比對。

三、小結

現(xiàn)有技術抗辯的要點如下：

1.現(xiàn)有技術的認定：

公開形式：現(xiàn)有技術可以為專利審查指南中規(guī)定的各種公開形式，例如，出版物、使用公開和以其他方式公開的現(xiàn)有技術，但是，要有充分的證據可以證明公開的日期，以及公開的技術方案。特別是對于使用公開的現(xiàn)有技術證據，可以采用證據保全、勘驗等方式，固定證據實物，以確定公開的技術方案，并使用機器銘牌、銷售合同、發(fā)票等證據來證明公開日期。
證據的數量：只能使用一項現(xiàn)有技術進行比對。實務中有觀點認定司法解釋中規(guī)定與一項現(xiàn)有技術“無實質性差異”，也不構成專利侵權，因而，可以適當擴大到一項現(xiàn)有技術與公知常識的結合，“無實質性差異”，也不構成專利侵權，此觀點也被法院普遍認可。

2.比對的對象：

比對的是被訴侵權技術方案與現(xiàn)有技術，而不是專利技術方案與現(xiàn)有技術。

3.比對的方法：

以涉案專利權利要求作為參照，確定被訴侵權技術方案中對應的技術特征，并判斷現(xiàn)有技術是否公開了與之相同或者等同的技術特征。

參見下圖，現(xiàn)有技術抗辯，只比對被訴侵權技術方案中與涉案專利權利要求有關的技術特征，對于那些與涉案專利權利要求無關的特征，不予考慮?？梢姡F(xiàn)有技術抗辯的成立，并不要求被訴侵權技術方案與現(xiàn)有技術完全相同，只要與涉案專利權利要求有關的特征相同或等同，抗辯即告成立。

比對的尺度：司法解釋規(guī)定如果與一項現(xiàn)有技術“相同”或“無實質性差異”，則不構成侵權。本案中，最高人民法院認為上述比對的標準，與專利侵權判斷中的“相同”或“等同”是一致的。

現(xiàn)有技術抗辯的比對方法

來源：IPRdaily中文網（iprdaily.cn）

作者：大嶺先生 大嶺IP

編輯：IPRdaily王穎          校對：IPRdaily縱橫君

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