外觀設(shè)計專利權(quán)終止對其中圖片著作權(quán)的影響???

【案情】 　　　　2001年，謝瑞林將“老謝榨菜”包裝袋申請了外觀設(shè)計專利，2006年2月該外觀設(shè)計專利權(quán)因未繳年費而終止。同年8月，謝瑞林與謝新林經(jīng)營的某醬制品廠簽訂著作權(quán)轉(zhuǎn)讓合同，將上述專利中的圖片著作財產(chǎn)權(quán)無償轉(zhuǎn)讓給該廠。　　　　2012年12月，謝新林從葉根木經(jīng)營的批發(fā)部購買到一箱海寧市明揚食品有限公司生產(chǎn)的榨菜，謝新林認為此榨菜包裝袋正面圖案正是自己享有著作權(quán)的圖案，故訴至法院，請求判令葉根木、明揚公司停止侵權(quán)并賠償損失。　　　　浙江省海寧市人民法院一審認為，授予該圖案作品的外觀設(shè)計專利權(quán)，其保護范圍是與其附著的產(chǎn)品緊密相連的、只局限于與外觀設(shè)計專利產(chǎn)品在相同或相近類別的產(chǎn)品上使用相同或相似的圖案。在該保護范圍以外，涉案圖案作品仍然可以受到著作權(quán)保護，兩者并不沖突。經(jīng)比對，被訴侵權(quán)榨菜包裝袋構(gòu)成在相同類別產(chǎn)品上的實質(zhì)性相同使用，符合對已失效外觀設(shè)計的利用，因此并未落入謝新林圖案著作權(quán)的保護范圍內(nèi)。判決駁回了謝新林的訴訟請求。謝新林不服，提起上訴。浙江省嘉興市中級人民法院二審判決駁回上訴，維持原判。　　　　【分歧】 　　　　本案爭議焦點為：在涉案外觀設(shè)計專利權(quán)終止后，可否再以享有外觀設(shè)計圖片的著作權(quán)為由阻止他人實施該外觀設(shè)計專利。對此主要有三種不同觀點：　　　　第一種觀點認為，應審查原告的著作權(quán)是否在有效保護期內(nèi)以及兩被告的行為是否屬于法定許可或合理使用。如著作權(quán)在有效保護期內(nèi)，且不存在著作權(quán)法另有規(guī)定的情形，則原告有權(quán)依據(jù)著作權(quán)法要求兩被告承擔侵權(quán)責任。本案中，謝瑞林創(chuàng)作完成了該外觀設(shè)計圖片，擁有合法的著作權(quán)，原告謝新林作為受讓人，有權(quán)禁止他人使用該圖片。而本案兩被告使用相似圖片的行為并不存在著作權(quán)法法定許可或合理使用的情形，因此構(gòu)成著作權(quán)侵權(quán)。　　　　第二種觀點認為，著作權(quán)與外觀設(shè)計專利權(quán)屬于不同的權(quán)利序列。著作權(quán)關(guān)注的是具有獨創(chuàng)性的藝術(shù)美，要求作品是作者獨立創(chuàng)作完成，是作者人格和個性的外化，并且具有一定的創(chuàng)作高度。外觀設(shè)計專利權(quán)屬于工業(yè)產(chǎn)權(quán)的一種，其更加關(guān)注對產(chǎn)品設(shè)計方案的創(chuàng)新，要求產(chǎn)品的新設(shè)計具有新穎性，且與現(xiàn)有設(shè)計或者現(xiàn)有設(shè)計特征的組合具有明顯的區(qū)別。兩者的保護方式和強度也是不同的。因此，榨菜包裝袋可以獲得著作權(quán)和外觀設(shè)計專利權(quán)的雙重保護。涉案外觀設(shè)計專利權(quán)到期后，不影響榨菜包裝袋著作權(quán)的存在與行使，兩被告未經(jīng)許可擅自使用與權(quán)利人擁有著作權(quán)的作品實質(zhì)相同的包裝袋，構(gòu)成著作權(quán)侵權(quán)。　　　　第三種觀點認為，盡管在專利有效情況下，承載一項設(shè)計的外觀設(shè)計專利圖片上可以同時存在圖片著作權(quán)和外觀設(shè)計專利權(quán)兩種權(quán)利，但著作權(quán)的行使應當受到專利制度的制約。該外觀設(shè)計失效后即進入公有領(lǐng)域，一般不能禁止他人進行利用。本案系對失效外觀設(shè)計專利的實施，不構(gòu)成著作權(quán)侵權(quán)。　　　　【評析】 　　　　實施已失效外觀設(shè)計專利不侵犯外觀設(shè)計圖片著作權(quán) 　　　　1、外觀設(shè)計專利權(quán)終止后，其外觀設(shè)計圖片的著作權(quán)并不會自動消滅 　　　　知識產(chǎn)權(quán)領(lǐng)域中，一種權(quán)利消滅后，該權(quán)利在存在期間所產(chǎn)生的新的權(quán)利可能繼續(xù)存在；同樣，如果同一客體承載兩種以上權(quán)利，一種權(quán)利的消滅并不必然導致另外一種權(quán)利的消滅。例如最高人民法院在“晨光筆特有裝潢”不正當競爭案[（2010）民提字第16號]中認為，外觀設(shè)計終止后，如果該外觀設(shè)計構(gòu)成知名商品特有包裝、裝潢的，不影響權(quán)利人取得反不正當競爭法的保護。其中一種權(quán)利的終止并不當然導致其他權(quán)利同時失去效力。同理，外觀設(shè)計專利權(quán)終止后，外觀設(shè)計圖片著作權(quán)（假如有效存在的話）并不會自動消滅。　　　　2、對終止后的外觀設(shè)計專利的實施不屬侵犯外觀設(shè)計圖片著作權(quán)行為 　　　　盡管著作權(quán)是一種對世權(quán)，但是任何權(quán)利的行使并不是無限擴張的，著作權(quán)亦不例外。外觀設(shè)計圖片著作權(quán)不會自動消滅，不代表著作權(quán)人當然可以阻止公眾自由實施已經(jīng)終止失效的外觀設(shè)計。對已經(jīng)終止的外觀設(shè)計的實施，不宜認定侵犯該外觀設(shè)計圖片的著作權(quán)，主要基于以下理由：　　　　（1）認定侵權(quán)有悖于專利法的立法宗旨 　　　　從本質(zhì)上講，專利權(quán)是一種國家授予的合法壟斷權(quán)，即發(fā)明創(chuàng)造人在一定期限內(nèi)享有對申請專利的發(fā)明的合法壟斷，在此期間內(nèi)發(fā)明人可以通過獨占實施或者授權(quán)許可等方式及時收回完成發(fā)明創(chuàng)造的投入，實現(xiàn)“創(chuàng)新——受益——再創(chuàng)新——再受益”的良性循環(huán)。但這種壟斷與其他壟斷行為有著本質(zhì)區(qū)別，專利法在保護技術(shù)成果權(quán)利人的權(quán)益的同時，亦旨在促進技術(shù)信息盡早地公之于眾，因此設(shè)定的專利權(quán)期間相比于著作權(quán)法要短的多。專利期滿后或者因其他原因如專利權(quán)人怠于履行繳納年費義務、自愿放棄其專利權(quán)而導致終止后，該專利便進入公有領(lǐng)域，成為社會公眾均可以自由利用的公共財富，并在此基礎(chǔ)上創(chuàng)造更多的發(fā)明，進而推動科學和社會進步。我國專利法第一條即開宗明義指出“鼓勵發(fā)明創(chuàng)造，推動發(fā)明創(chuàng)造的應用”為專利法的立法目的。如果允許以外觀設(shè)計圖片著作權(quán)阻卻社會公眾對失效外觀設(shè)計的利用，顯然將違背專利制度設(shè)置的目的，對此司法不應予以鼓勵。　　　　（2）社會公眾的信賴利益應受保護 　　　　專利權(quán)不同于普通財產(chǎn)權(quán)，其權(quán)利的產(chǎn)生、變動均需要向社會公示。為此，專利局設(shè)置專利登記簿，記載專利權(quán)的授予，專利申請權(quán)、專利權(quán)的轉(zhuǎn)移，專利權(quán)的無效宣告，專利權(quán)的終止等權(quán)利產(chǎn)生、變動情況。對于專利權(quán)終止的情形，專利法第四十四條明確規(guī)定，專利權(quán)在期限屆滿前終止的，由國務院專利行政部門登記和公告。社會公眾基于對專利行政部門專利公告之公示效力所享有的信賴利益理應受到法律的保護。本案外觀設(shè)計專利已于2006年2月因未繳納年費而終止并予以公告。因此，社會公眾有足夠理由相信該專利已經(jīng)進入公有領(lǐng)域，可以自由利用。若仍允許以享有外觀設(shè)計專利中的外觀設(shè)計圖片的著作權(quán)為由阻礙他人實施已經(jīng)進入公有領(lǐng)域的專利，因著作權(quán)自作品創(chuàng)作完成之日起即產(chǎn)生，故公眾無法得知其對已經(jīng)進入公有領(lǐng)域的專利的利用是否會受到著作權(quán)人的追究，這顯然將損害到社會公眾的信賴利益。　　　　（3）不另行給予著作權(quán)保護不會產(chǎn)生明顯不公平的后果 　　　　部分國際條約如《保護文學和藝術(shù)作品伯爾尼公約》、《與貿(mào)易有關(guān)的知識產(chǎn)權(quán)協(xié)定》均規(guī)定成員國可以對著作權(quán)作出一定的限制。當然，對著作權(quán)進行限制應滿足一定條件。對此，德國學者M·雷炳德歸納為“三步”測試法：第一，相應的行為的確屬于特殊情況；第二，相應的自由使用行為沒有損害到作品的正常使用；第三，沒有不合理損害到作者的正當利益。也就是說，對著作權(quán)進行一定限制的結(jié)果應當公平。本案中，被告對涉案失效外觀設(shè)計的使用方式并沒有影響原告所主張的作品的正常使用。實際上，被告對失效外觀設(shè)計的實施本身具有專利制度所賦予的正當性基礎(chǔ)。而且，如一審法院判決所言，在原外觀設(shè)計效力所及范圍以外的領(lǐng)域，著作權(quán)仍存在法律效力，無非是著作權(quán)在原外觀設(shè)計效力范圍受到專利制度的限制。事實上，受讓人謝新林在受讓外觀設(shè)計專利中的圖片著作權(quán)時，已經(jīng)知道該外觀設(shè)計專利權(quán)終止的事實，理應知道其對受讓權(quán)利的行使應當受到專利制度的限制。　　　　值得一提的是，本案與前述“晨光筆特有裝潢”不正當競爭一案在當事人請求保護的權(quán)利基礎(chǔ)、法官需要關(guān)注的事實方面均存在諸多不同之處。例如“晨光筆特有裝潢”一案中，由于原告指控被告采用了其K35中性筆的特有裝潢，因此法官首先應當關(guān)注原告的K35中性筆是否構(gòu)成了“知名商品”，產(chǎn)生了類似商標的標識作用，從而在外觀設(shè)計以外產(chǎn)生了附加的利益或者說新的權(quán)利——禁止他人進行仿冒。而本案中，原告主張的著作權(quán)本身與外觀設(shè)計專利權(quán)在一段時間內(nèi)平行存在著，并運用于同一種商品上，客觀上存在交集，法官更應該關(guān)注的是外觀設(shè)計專利權(quán)的終止對著作權(quán)權(quán)利行使的影響，而非是否產(chǎn)生了某種新的權(quán)利。但筆者認為，兩案的處理結(jié)果殊途同歸，“晨光筆特有裝潢”案件實質(zhì)上也是從結(jié)果公平的角度出發(fā)，通過再次明確禁止通過“搭便車”等行為不當攫取他人長期經(jīng)營而獲得的競爭優(yōu)勢，防止造成市場混淆。該案的處理并不意味著今后判斷專利權(quán)終止的后果發(fā)生了變化——專利權(quán)終止后專利即進入公有領(lǐng)域仍然是專利制度的基本原則。正如最高法院在該案中所指出，“外觀設(shè)計專利權(quán)的終止，至少使社會公眾收到了該設(shè)計可能已經(jīng)進入公有領(lǐng)域的信號，因而主張該設(shè)計受到知名商品特有包裝、裝潢保護的權(quán)利人應提供更加充分的證據(jù)來證明有關(guān)設(shè)計仍應受法律保護?！? 　　作者單位：浙江省嘉興市中級人民法院來源：中國民商法律網(wǎng) 整理：iprdaily 網(wǎng)站：http://globalwellnesspartner.com/

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