淺談美國專利禁止重復(fù)授權(quán)制度

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作者：劉希萌 北京品源專利代理有限公司

原標(biāo)題：淺談美國禁止重復(fù)授權(quán)制度

基于專利權(quán)的獨占性原則，一項發(fā)明創(chuàng)造只能給予一個專利權(quán)。若基于相同發(fā)明創(chuàng)造存在多個專利權(quán)，就屬于重復(fù)授權(quán)。重復(fù)授權(quán)危害嚴(yán)重，一方面會導(dǎo)致權(quán)力沖突，引起市場秩序混亂和無謂的專利糾紛；另一方面會使專利獨占期被不公正延長，阻礙公眾及時、自由地使用各種到期發(fā)明權(quán)益，不利于社會技術(shù)和經(jīng)濟進步?；诖?，世界各國專利制度均確立了禁止重復(fù)授權(quán)原則，以規(guī)避專利權(quán)利之間沖突、阻止專利壟斷期限不當(dāng)延長。本文將從法條、判斷方式和禁止重復(fù)授權(quán)的操作等方面介紹美國禁止重復(fù)授權(quán)制度。

一、禁止重復(fù)授權(quán)相關(guān)法條

禁止重復(fù)授權(quán)原則在制定法上來源于《美國法典》第35部分第101 條有關(guān)一項發(fā)明獲得專利的條件：“任何人如果發(fā)明或發(fā)現(xiàn)了任何新的且有用的方法、機器、制造品或物質(zhì)的組分，或其任何新的且有用的改進，就可以獲得一項專利”。根據(jù)該法可以引申出“一發(fā)明一專利”的含義，也就是禁止重復(fù)授權(quán)原則的正面表達。

美國禁止重復(fù)授權(quán)原則在判例法上起源于1866 年的Hayden 案，美國聯(lián)邦最高法院在該案中判定同一發(fā)明人就同樣的發(fā)明獲得兩項專利權(quán)的第二項專利權(quán)無效。該案的判決顯示了美國禁止重復(fù)授權(quán)的核心訴求在于避免不正當(dāng)?shù)膶＠麎艛嗥谙扪娱L，而在后期在絕大多數(shù)的相關(guān)判決中，法官也會圍繞此來進行判決。

美國的重復(fù)授權(quán)分為法定重復(fù)授權(quán)以及非法定重復(fù)授權(quán)，法定重復(fù)授權(quán)由成文法所規(guī)范，而非法定重復(fù)授權(quán)沒有在專利法和細則中予以規(guī)定，僅存在于MPEP 規(guī)定中，是典型的法官制法的概念和規(guī)定，秉承了法定重復(fù)授權(quán)的立法宗旨，將重復(fù)授權(quán)利要求之間的比較由完全相同的同一擴展到非顯而易見，由此擴展了禁止重復(fù)授權(quán)的范圍。【1】

二、重復(fù)授權(quán)判斷基準(zhǔn)

美國重復(fù)授權(quán)只存在于相關(guān)申請人或發(fā)明人的專利或申請之間，MPEP 804作出如下規(guī)定：在考慮作出重復(fù)授權(quán)的認(rèn)定前，兩個或兩個以上的專利或申請之間必須有35 U.S.C 102（c）（或者AIA法案前的35U.S.C 103（c）第（2）、（3）款）所規(guī)定的共同的發(fā)明人，共同的申請人，和/或共同受讓/擁有，或?qū)儆诠餐芯俊?br/>

而具體的判斷方式法定重復(fù)授權(quán)和非法定重復(fù)授權(quán)存在區(qū)別。

1、法定重復(fù)授權(quán)

法定重復(fù)授權(quán)是指一項申請的權(quán)利要求和一項專利的權(quán)利要求實質(zhì)同一。實質(zhì)同一的含義是兩項權(quán)利要求所使用的語言或者術(shù)語可以不同，但是涉及同一的主題。法定重復(fù)授權(quán)的判斷關(guān)鍵點在于是否存在實質(zhì)上相同的權(quán)利要求，其判斷基準(zhǔn)類似于中國的重復(fù)授權(quán)判斷基準(zhǔn)。

2、非法定重復(fù)授權(quán)

待決案與引證案權(quán)利要求之間的區(qū)別，需要滿足“在可專利性不可區(qū)別”，才能夠成為非法定重復(fù)專利，“在可專利性不可區(qū)別”一詞，依 MPEP之解釋，是指待決案的請求項范圍已被引證案“占先”，或是相較于引證案是“顯而易見”的，基于此，非法定重復(fù)授權(quán)可被分為“先占類型”以及“顯而易見”兩者，其中以后者較為常見。此外，還存在由公平原則衍生出的非法定重復(fù)授權(quán)，然而該類非法定重復(fù)授權(quán)并不多見，本文不再贅述。

對于“占先類型”非法定重復(fù)授權(quán)，其引證案權(quán)利要求的保護范圍完全被待決案權(quán)利要求的保護范圍所覆蓋，因此判斷較為簡單，常見的類型如下：a)引證案為下位概念，而待決案為上位概念;b)待決案的權(quán)利要求，由引證案的權(quán)利要求刪除了部分技術(shù)特征而得到。

對于“顯而易見”非法定重復(fù)授權(quán)，根據(jù)MPEP的規(guī)定，其判斷方式與非顯而易見性類似，其采用 Graham 法則來進行判斷。【2】需要提出的是，在審查非顯而易見性時，引證案無論是說明書、摘要、附圖或是權(quán)利要求書，均可用于對比，但在審查非法定重復(fù)授權(quán)時，只有引證案的權(quán)利要求書可用于對比，說明書、摘要、附圖僅僅可用于解釋權(quán)利要求書。

三、重復(fù)授權(quán)規(guī)避方式

美國通過先申請原則，抵觸申請原則和禁止重復(fù)授權(quán)原則來規(guī)避重復(fù)授權(quán)出現(xiàn)；如同日本，美國的抵觸申請原則不適用相同申請人，因此相同申請人的重復(fù)授權(quán)問題采用禁止重復(fù)授權(quán)原則來規(guī)避。比較特別的是，美國在克服法定重復(fù)授權(quán)和非法定重復(fù)授權(quán)缺陷時，所采用的方式是不一致的。針對法定重復(fù)授權(quán)，只能夠通過修改權(quán)利要求或者刪除權(quán)利要求來克服重復(fù)授權(quán)；而針對非法定重復(fù)授權(quán)，缺陷可以通過終點放棄聲明來克服,通過專利權(quán)人的聲明來表示在后專利到期時間將會提前到在前專利到期日，即該聲明中同意在后授權(quán)專利的保護期與在前授權(quán)專利的保護期相同,以使兩件專利的保護期同時到期。

注：

【1】 范成博，中美專利權(quán)利沖突對比研究[D]，中國政法大學(xué)，2010

【2】 案例：Graham v. John Deere Co., 383 U.S. 1, 86 S. Ct. 684, 15 L. Ed. 2d 545, 1966 U.S. LEXIS 2908, 148 U.S.P.Q. (BNA) 459

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作者：劉希萌 北京品源專利代理有限公司

編輯：IPRdaily王穎          校對：IPRdaily縱橫君

注：原文鏈接：淺談美國專利禁止重復(fù)授權(quán)制度（點擊標(biāo)題查看原文）

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