2020年新專利法對(duì)企業(yè)的十大影響

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作者：郝政宇 北京觀韜中茂律師事務(wù)所 高級(jí)顧問 律師

原標(biāo)題：2020年新專利法對(duì)企業(yè)的十大影響

IPRdaily消息：2020年10月17日，第十三屆全國(guó)人大常委會(huì)第二十二次會(huì)議對(duì)專利法進(jìn)行了修改，自2021年6月1日起施行。本文從企業(yè)的角度，簡(jiǎn)單說明此次專利法修改，最值得企業(yè)關(guān)注的10個(gè)要點(diǎn)。

2020年10月17日，第十三屆全國(guó)人大常委會(huì)第二十二次會(huì)議對(duì)專利法進(jìn)行了修改，自2021年6月1日起施行。本次專利法修改距上一次修正已有12年之久，新引入了很多重要制度，使得我國(guó)專利保護(hù)達(dá)到一個(gè)前所未有的程度。

專利權(quán)是科技企業(yè)重要的資產(chǎn)和權(quán)利，專利保護(hù)對(duì)科技創(chuàng)新至關(guān)重要，因此，本次專利法修改應(yīng)當(dāng)引起每一個(gè)科創(chuàng)企業(yè)和每一位科研人員的關(guān)注。本文就從企業(yè)的角度，簡(jiǎn)單說明一下此次專利法修改，最值得企業(yè)關(guān)注的10個(gè)要點(diǎn)。

01、提高侵權(quán)賠償金額，引入最高五倍的懲罰性賠償，法定賠償上限提高為500萬元

專利侵權(quán)賠償額低一直是最為企業(yè)所詬病的問題，此次修改，在第71條規(guī)定：“對(duì)故意侵犯專利權(quán)，情節(jié)嚴(yán)重的，可以在按照上述方法確定數(shù)額的一倍以上五倍以下確定賠償數(shù)額”。

舉例來說，雖然侵權(quán)人因侵權(quán)所獲得的利益為1000萬元，但是因?yàn)榍謾?quán)人屬于故意侵權(quán)，且存在以侵權(quán)為業(yè)，或者侵權(quán)時(shí)間長(zhǎng)、范圍廣、數(shù)額巨大等嚴(yán)重情節(jié)，所以侵權(quán)人有可能被處以最高5000萬元的懲罰性賠償。

懲罰性賠償是專利保護(hù)最有力的武器，具有巨大的威懾作用，該制度借鑒自美國(guó)的相關(guān)制度。今年10月6日，美國(guó)一地方法院裁決思科公司（Cisco）故意侵犯一家網(wǎng)絡(luò)公司的專利權(quán)，被處以2.5倍的懲罰性賠償，最終判賠額高達(dá)32億美元，是美國(guó)歷史上專利案件最高的判賠金額，足見懲罰性賠償制度的威力。

據(jù)統(tǒng)計(jì)，我國(guó)大多數(shù)專利侵權(quán)案件在確定賠償金額時(shí)均適用的是法定賠償。法定賠償是指在專利侵權(quán)案件中，即便專利權(quán)人未能充分證明侵權(quán)人的侵權(quán)獲利等損害賠償金額情況，法院也可以根據(jù)專利法的規(guī)定，依據(jù)專利權(quán)的類型、侵權(quán)行為的性質(zhì)和情節(jié)等因素，酌定一個(gè)賠償金額。此次修改，將法定賠償額上限由100萬元提高至500萬元、下限由1萬元提高至3萬元。這意味著未來在大量適用法定賠償?shù)陌讣?，損害賠償金額也有望大幅提高。

但是，筆者并不建議專利權(quán)人過多依賴法定賠償制度。只有專利權(quán)人積極舉證證明自身的實(shí)際損失或者侵權(quán)人的侵權(quán)獲利情況，才能充分獲得法律的救濟(jì)。值得高興的是，此次專利法修改也完善了舉證責(zé)任分配和損害賠償?shù)挠?jì)算方法等相關(guān)規(guī)定，降低了專利權(quán)人的舉證難度，本文對(duì)此不再贅述，建議企業(yè)在相關(guān)案件中具體咨詢律師處理。

02、因?qū)＠麑彶榈牟缓侠硌舆t，可以請(qǐng)求延長(zhǎng)專利保護(hù)期限

一般情況下，企業(yè)申請(qǐng)專利都希望早日獲得授權(quán)，從而獲得有效的專利保護(hù)。雖然目前我國(guó)專利審查的周期已經(jīng)大大縮短，但是，在個(gè)別領(lǐng)域和案件中，專利審查的周期仍然有可能較長(zhǎng)，從而影響專利權(quán)人行使專利權(quán)。

為了對(duì)這類案件的專利權(quán)人予以補(bǔ)償，新專利法第42條規(guī)定：“自發(fā)明專利申請(qǐng)日起滿四年，且自實(shí)質(zhì)審查請(qǐng)求之日起滿三年后授予發(fā)明專利權(quán)的，國(guó)務(wù)院專利行政部門應(yīng)專利權(quán)人的請(qǐng)求，就發(fā)明專利在授權(quán)過程中的不合理延遲給予專利權(quán)期限補(bǔ)償，但由申請(qǐng)人引起的不合理延遲除外”。

專利權(quán)期限補(bǔ)償制度也借鑒于美國(guó)的專利期限調(diào)整制度（Patent Term Adjustment），其初衷在于彌補(bǔ)由于專利審查對(duì)保護(hù)期限所造成的延誤，但是，美國(guó)相關(guān)的期限計(jì)算方法和操作流程已經(jīng)比較成熟，甚至提供了在線的計(jì)算工具。我國(guó)將如何具體實(shí)施專利權(quán)期限補(bǔ)償制度，如何認(rèn)定何謂專利審查的“不合理延遲”，仍然有待未來專利法實(shí)施細(xì)則和專利審查指南的明確。

無論如何，這必定使得我國(guó)的專利保護(hù)期限更加合理，只是未來在判斷一件專利的保護(hù)期限時(shí)，不能再簡(jiǎn)單地說是自申請(qǐng)日起的十年、十五年或二十年，而是需要仔細(xì)核實(shí)其是否申請(qǐng)了期限補(bǔ)償。

03、專利開放許可可以減免專利年費(fèi)

專利權(quán)是一種排他權(quán)，即未經(jīng)專利權(quán)人的許可，他人不得實(shí)施專利。但是，大部分企業(yè)并非只想獨(dú)占某項(xiàng)專利技術(shù)，而是希望可以將專利許可給他人以獲利。然而，專利許可是世界級(jí)難題，全世界的絕大部分專利實(shí)際上都未能進(jìn)行許可或應(yīng)用。

本次專利法修改，為了促進(jìn)專利的許可和應(yīng)用，引入了專利開放許可制度，即在第50條中規(guī)定：“專利權(quán)人自愿以書面方式向國(guó)務(wù)院專利行政部門聲明愿意許可任何單位或者個(gè)人實(shí)施其專利，并明確許可使用費(fèi)支付方式、標(biāo)準(zhǔn)的，由國(guó)務(wù)院專利行政部門予以公告，實(shí)行開放許可” ；在第51條中規(guī)定：“任何單位或者個(gè)人有意愿實(shí)施開放許可的專利的，以書面方式通知專利權(quán)人，并依照公告的許可使用費(fèi)支付方式、標(biāo)準(zhǔn)支付許可使用費(fèi)后，即獲得專利實(shí)施許可” 。

專利開放許可制度并非中國(guó)首創(chuàng)，在德國(guó)、英國(guó)等國(guó)家也有所實(shí)施，但是，筆者并未觀察到這項(xiàng)制度對(duì)專利許可有多么大的促進(jìn)作用。專利許可其實(shí)就像沙里淘金，大部分專利沒有進(jìn)行許可屬于正常狀態(tài)。而少量專利可以進(jìn)行許可，往往也需要經(jīng)過專利權(quán)人和被許可人進(jìn)行充分地談判才能達(dá)成交易。但是，專利開放許可制度，顯然為專利許可打開了一扇大門，可以促進(jìn)專利許可更加公開與開放，仍然具有重要的意義。當(dāng)然，專利開放許可的更多實(shí)施細(xì)則，仍有待進(jìn)一步明確。

專利開放許可對(duì)企業(yè)更加重要的影響是，根據(jù)第51條的規(guī)定，開放許可實(shí)施期間，對(duì)專利權(quán)人繳納專利年費(fèi)相應(yīng)給予減免。當(dāng)專利數(shù)量積累到一定程度，維持專利的年費(fèi)會(huì)是企業(yè)的一筆巨大的開銷。新專利法施行后，如果企業(yè)愿意選擇開放許可，就可以節(jié)省大量的專利年費(fèi)，企業(yè)何樂而不為呢？

04、藥品專利期限補(bǔ)償和糾紛早期解決機(jī)制

藥品專利因其與藥品審批有著密切關(guān)聯(lián)，所以，世界各國(guó)在專利制度中對(duì)藥品專利多予特殊規(guī)定。例如，我國(guó)現(xiàn)行專利法第69條第（五）項(xiàng)就規(guī)定，為提供行政審批所需要的信息，制造、使用、進(jìn)口專利藥品或者專利醫(yī)療器械的，以及專門為其制造、進(jìn)口專利藥品或者專利醫(yī)療器械的，不視為侵犯專利權(quán)。

考慮到我國(guó)醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀，并為了落實(shí)中美經(jīng)貿(mào)協(xié)議的約定，本次專利法對(duì)藥品專利期限補(bǔ)償，以及藥品專利糾紛的早期解決機(jī)制進(jìn)行了規(guī)定。

新法第42條規(guī)定，為補(bǔ)償新藥上市審評(píng)審批占用的時(shí)間，對(duì)在中國(guó)獲得上市許可的新藥相關(guān)發(fā)明專利，國(guó)務(wù)院專利行政部門應(yīng)專利權(quán)人的請(qǐng)求給予專利權(quán)期限補(bǔ)償。補(bǔ)償期限不超過五年，新藥批準(zhǔn)上市后總有效專利權(quán)期限不超過十四年。

新法第76條則規(guī)定， 藥品上市審評(píng)審批過程中，藥品上市許可申請(qǐng)人與有關(guān)專利權(quán)人或者利害關(guān)系人，因申請(qǐng)注冊(cè)的藥品相關(guān)的專利權(quán)產(chǎn)生糾紛的，相關(guān)當(dāng)事人可以向人民法院起訴，請(qǐng)求就申請(qǐng)注冊(cè)的藥品相關(guān)技術(shù)方案是否落入他人藥品專利權(quán)保護(hù)范圍作出判決。國(guó)務(wù)院藥品監(jiān)督管理部門在規(guī)定的期限內(nèi)，可以根據(jù)人民法院生效裁判作出是否暫停批準(zhǔn)相關(guān)藥品上市的決定。這被稱為中國(guó)的“藥品專利鏈接制度”。藥品專利鏈接制度是指，仿制藥注冊(cè)審批過程與原研藥的專利進(jìn)行“鏈接”，從而避免侵犯原研藥的專利權(quán)。因此，專利鏈接制度實(shí)際上是一種藥品專利糾紛的早期解決機(jī)制。

新法第76條進(jìn)一步規(guī)定，國(guó)務(wù)院藥品監(jiān)督管理部門會(huì)同國(guó)務(wù)院專利行政部門制定藥品上市許可審批與藥品上市許可申請(qǐng)階段專利權(quán)糾紛解決的具體銜接辦法，報(bào)國(guó)務(wù)院同意后實(shí)施。2020年9月11日，國(guó)家藥監(jiān)局綜合司、國(guó)家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局辦公室已經(jīng)就《藥品專利糾紛早期解決機(jī)制實(shí)施辦法（試行）（征求意見稿）》公開征求意見，可見，我們中國(guó)的藥品專利鏈接制度，真的要來了。

05、重外觀設(shè)計(jì)保護(hù)，外觀設(shè)計(jì)專利保護(hù)期限延長(zhǎng)為15年，引入外觀設(shè)計(jì)國(guó)內(nèi)優(yōu)先權(quán)，新增局部外觀設(shè)計(jì)

外觀設(shè)計(jì)可以為產(chǎn)品帶來很高的價(jià)值，因此，外觀設(shè)計(jì)專利其實(shí)非常重要。新法第42條，將外觀設(shè)計(jì)專利權(quán)的期限由十年修改為十五年，同時(shí)在第29條中增加了外觀設(shè)計(jì)的國(guó)內(nèi)優(yōu)先權(quán)，即申請(qǐng)人自外觀設(shè)計(jì)在中國(guó)第一次提出專利申請(qǐng)之日起六個(gè)月內(nèi)，又向國(guó)務(wù)院專利行政部門就相同主題提出專利申請(qǐng)的，可以享有優(yōu)先權(quán)。可見，此次修改對(duì)外觀設(shè)計(jì)非常重視。

此外，新法第2條規(guī)定，“外觀設(shè)計(jì)，是指對(duì)產(chǎn)品的整體或者局部的形狀、圖案或者其結(jié)合以及色彩與形狀、圖案的結(jié)合所作出的富有美感并適于工業(yè)應(yīng)用的新設(shè)計(jì)”。這使得對(duì)外觀設(shè)計(jì)局部的改進(jìn)與創(chuàng)新，也可以申請(qǐng)外觀設(shè)計(jì)專利。

由于外觀設(shè)計(jì)保護(hù)的是產(chǎn)品的外觀設(shè)計(jì)，如果僅允許對(duì)產(chǎn)品整體的外觀設(shè)計(jì)予以保護(hù)的話，實(shí)際上，會(huì)給外觀設(shè)計(jì)的保護(hù)范圍帶來極大限制。例如，對(duì)圖形用戶界面（GUI）外觀設(shè)計(jì)專利，必須要考慮其產(chǎn)品的外觀，使得其專利保護(hù)范圍大為限縮。而如果允許局部外觀設(shè)計(jì)，則可以只保護(hù)產(chǎn)品的圖形用戶界面，而無需考慮產(chǎn)品的外觀。

局部外觀設(shè)計(jì)保護(hù)是對(duì)整體保護(hù)的一種補(bǔ)充，在美國(guó)等國(guó)家已經(jīng)非常成熟，通常可以用實(shí)線表示產(chǎn)品外觀中需要保護(hù)的局部，而用虛線表示產(chǎn)品整體的外觀。

需要注意的是，并不是任何設(shè)計(jì)的任何一部分都可以作為局部外觀設(shè)計(jì)的保護(hù)客體。請(qǐng)求保護(hù)的“局部”應(yīng)當(dāng)相對(duì)完整和獨(dú)立，例如玻璃杯的杯口、微波爐的旋鈕等，而產(chǎn)品表面的一條非封閉的輪廓線是不能作為局部外觀設(shè)計(jì)保護(hù)。此外，產(chǎn)品上能夠拆分的零部件，既可以作為完整的零部件產(chǎn)品獲得整體保護(hù)，也可以通過局部外觀設(shè)計(jì)的方式獲得保護(hù)。

06、充分利用專利行政保護(hù)制度

我國(guó)專利保護(hù)實(shí)施雙軌制，即對(duì)于專利侵權(quán)糾紛，專利權(quán)人可以向人民法院起訴，也可以請(qǐng)求管理專利工作的部門處理。充分發(fā)揮專利行政保護(hù)的作用，可以更加有效保護(hù)專利權(quán)。

新法第70條進(jìn)一步規(guī)定，國(guó)務(wù)院專利行政部門（即國(guó)家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局）可以應(yīng)專利權(quán)人或者利害關(guān)系人的請(qǐng)求處理在全國(guó)有重大影響的專利侵權(quán)糾紛。地方人民政府管理專利工作的部門應(yīng)專利權(quán)人或者利害關(guān)系人請(qǐng)求處理專利侵權(quán)糾紛，對(duì)在本行政區(qū)域內(nèi)侵犯其同一專利權(quán)的案件可以合并處理；對(duì)跨區(qū)域侵犯其同一專利權(quán)的案件可以請(qǐng)求上級(jí)地方人民政府管理專利工作的部門處理。

同時(shí)，在第60條明確規(guī)定，管理專利工作的部門應(yīng)專利權(quán)人或者利害關(guān)系人的請(qǐng)求處理專利侵權(quán)糾紛時(shí)，可以采取詢問有關(guān)當(dāng)事人，調(diào)查與涉嫌違法行為有關(guān)的情況，對(duì)當(dāng)事人涉嫌違法行為的場(chǎng)所實(shí)施現(xiàn)場(chǎng)檢查，檢查與涉嫌違法行為有關(guān)的產(chǎn)品等措施。

07、單位享有處置職務(wù)發(fā)明的權(quán)利，鼓勵(lì)單位采用股權(quán)、期限、分紅等方式激勵(lì)發(fā)明人

新法第6條規(guī)定，單位可以依法處置其職務(wù)發(fā)明創(chuàng)造申請(qǐng)專利的權(quán)利和專利權(quán)，促進(jìn)相關(guān)發(fā)明創(chuàng)造的實(shí)施和運(yùn)用。這一規(guī)定確保單位可以享有和處置職務(wù)發(fā)明的權(quán)利。

同時(shí)，新法第15條規(guī)定，國(guó)家鼓勵(lì)被授予專利權(quán)的單位實(shí)行產(chǎn)權(quán)激勵(lì)，采取股權(quán)、期權(quán)、分紅等方式，使發(fā)明人或者設(shè)計(jì)人合理分享創(chuàng)新收益。

08、因國(guó)家緊急情況公開專利不破壞新穎性

為更好地應(yīng)對(duì)疫情防控等緊急狀態(tài)和非常情況，使得最新技術(shù)投入使用后仍然可以申請(qǐng)專利，新法第24條規(guī)定，在專利申請(qǐng)日以前六個(gè)月內(nèi)，在國(guó)家出現(xiàn)緊急狀態(tài)或者非常情況時(shí)，為公共利益目的首次公開的，不喪失新穎性。

09、提交優(yōu)先權(quán)文件副本的時(shí)間更寬裕

新法第30條規(guī)定，申請(qǐng)人要求發(fā)明專利、實(shí)用新型專利優(yōu)先權(quán)的，應(yīng)當(dāng)在申請(qǐng)的時(shí)候提出書面聲明，并且在第一次提出發(fā)明、實(shí)用新型專利申請(qǐng)之日起十六個(gè)月內(nèi)，提交第一次提出的專利申請(qǐng)文件的副本。而現(xiàn)行專利法則規(guī)定在三個(gè)月內(nèi)提交第一次提出的專利申請(qǐng)文件的副本，可見，新法下提交優(yōu)先權(quán)文件副本的時(shí)間更寬裕。

10、被告也可以申請(qǐng)專利權(quán)評(píng)價(jià)報(bào)告

對(duì)于實(shí)用新型或外觀設(shè)計(jì)專利的維權(quán)，無論采用行政還是司法途徑，實(shí)務(wù)中一般都需要專利權(quán)人提交專利權(quán)評(píng)價(jià)報(bào)告，而專利權(quán)人一般都會(huì)提交正面結(jié)論的專利權(quán)評(píng)價(jià)報(bào)告作為審理的參考證據(jù)。新法第66條規(guī)定，專利權(quán)人和被控侵權(quán)人都可以主動(dòng)出具專利權(quán)評(píng)價(jià)報(bào)告，這使得專利權(quán)評(píng)價(jià)報(bào)告制度在程序上更加完備中立，也使得被控侵權(quán)人又增加了一個(gè)與專利權(quán)人對(duì)抗的渠道。

總之，2020年新修正的專利法，十二年磨一劍，對(duì)專利的保護(hù)、應(yīng)用和授權(quán)，都進(jìn)行了重要的修改完善，所有的科技企業(yè)和科研人員都應(yīng)當(dāng)及時(shí)學(xué)習(xí)，并調(diào)整專利保護(hù)的策略。相信新專利法一定會(huì)更加有力地保障專利權(quán)人的合法權(quán)益，更加有效地激發(fā)中國(guó)的創(chuàng)新活力。

來源：IPRdaily中文網(wǎng)（iprdaily.cn）

作者：郝政宇 北京觀韜中茂律師事務(wù)所 高級(jí)顧問 律師

編輯：IPRdaily王穎          校對(duì)：IPRdaily縱橫君

注：原文鏈接：2020年新專利法對(duì)企業(yè)的十大影響（擊標(biāo)題查看原文）

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