專利糾紛中“非生產經營目的”免責抗辯成立的條件

【小D導讀】

以專利法“非生產經營目的”提出免責抗辯涉及兩個有爭議的問題：一是提出該抗辯的主體，二是非生產經營目的的含義。對此，尚缺乏立法規(guī)定和權威的學理解釋。作者認為，回歸專利法的本旨是解決該問題的關鍵所在，單位主張非生產經營目的免責抗辯，應僅限于純粹為公共服務、公益事業(yè)和慈善事業(yè)等，且不能從中直接或間接獲得任何經濟利益。

我國專利法第十一條從主觀目的和客觀行為兩個方面，劃定各項專利權控制的行為邊界，越界行為即構成專利侵權行為。其中，以“生產經營為目的”是行為構成侵犯專利權的主觀條件，換句話說，如果“非以生產經營目的”實施受專利權控制的行為，并不屬于侵犯專利權的行為。

在司法實踐中，有被告會根據該條的規(guī)定提出不侵權抗辯。比如，在筆者審理的一起專利侵權案件中，原告為排水裝置的發(fā)明專利權人，被告一為深圳的一家事業(yè)單位法人。在被告一招投標的某海濱盤山路的防滑坡工程中，被告二中標，被告二作為包工包料的施工單位，未經許可，使用了原告的專利產品，原告要求兩被告承擔共同侵犯專利權的法律責任。被告一辯稱，涉案工程為“廣東省綠道網”的組成部分，是深圳市重點民生工程，其并非以生產經營為目的，請求依據專利法第十一條駁回原告的訴請。

針對該案有不同處理意見。有觀點認為，只有自然人才能主張非生產經營目的免責抗辯，被告一作為事業(yè)單位法人，其無權主張該抗辯事由。而相反觀點認為，專利法第十一條并未排除單位適用該法條，被告一作為事業(yè)單位法人，符合非生產經營目的免責抗辯的主體條件。

由上可知，以專利法非生產經營目的免責抗辯涉及兩個有爭議的問題：一是提出該抗辯的主體問題，亦即自然人有權提出非生產經營目的免責抗辯，大家已形成共識，但自然人以外的單位能否成為非生產經營目的免責抗辯的主體，還存在較大爭議；二是非生產經營目的的含義是什么，亦存在較大爭議。由于我國立法一直未確立立法理由書制度，故關于何為非生產經營目的以及適用的主體問題，缺乏立法權威性解釋。

從比較法看，《歐共體專利公約》第27條、《英國專利法》第60條第5款、《法國知識產權法》第L.613-5條、《德國專利法》第11條均規(guī)定，未經專利權人許可而實施受專利權控制的行為，如該行為不被認定為專利侵權行為，其必須要同時滿足兩方面的條件：一是以私人方式進行，二是非商業(yè)目的。比如，某人為了提供家庭使用而雇傭木匠制造相框（專利產品），則受雇者制造該相框的行為構成專利侵權行為，因為其制造相框是為了營利的商業(yè)目的，而對于雇傭者而言，其委托制作相框是為了家庭使用，符合“私人方式”和“非商業(yè)目的”的條件，故其行為不構成專利侵權。

如果以我國專利法第十一條的規(guī)定與西方國家的上述規(guī)定進行比較就會發(fā)現，我國專利法在對待非生產經營目的適用的主體方面，強調“任何單位和個人”，這與西方國家的立法態(tài)度所強調的“私人方式”明顯不同。筆者認為，在解釋專利法第十一條適用的主體方面，應看到該條所規(guī)定的任何單位和個人，與西方國家所規(guī)定的私人方式存在著不同，一味用西方國家的私人方式之規(guī)定來解釋我國專利法第十一條適用的主體，是對第十一條所明確規(guī)定的任何單位和個人適用主體的漠視，該比較法解釋論不足采信。關于專利法第十一所規(guī)定的非生產經營目的的含義，我國學者的學理解釋非常少，已有的論述也多從西方國家的規(guī)定來解釋我國的制度。在司法實踐中，人們對非生產經營目的理解比較混亂。為統(tǒng)一裁判觀點，最高人民法院擬通過司法解釋的方式、北京市高級人民法院以制定本地區(qū)指導意見的方式，來對非生產經營目的進行解釋。

最高人民法院在專利法司法解釋草擬的過程中，有人提出如下觀點：專利法第十一條、第七十條所稱為生產經營目的，是指為工農業(yè)生產或者商業(yè)經營等目的，不限于以營利為目的，也不限于發(fā)明創(chuàng)造的實施與行為人的主營目的有直接關系。但不包括以個人使用為目的。從該觀點可以解讀出如下內容：一是非生產經營目的的行為排除了工農業(yè)生產行為、商業(yè)經營行為；二是在判定生產經營目的時，不能僅以營利為目的去解釋，那些超出以營利為目的的行為仍有可能被認定為生產經營目的；三是在判斷生產經營目的時，也不限于發(fā)明創(chuàng)造的實施與行為人的主營目的有直接關系，如某軟件企業(yè)為提高自己員工的福利待遇實施專利的行為，盡管該行為可能與企業(yè)的主營目的無直接關系，但由于該行為對企業(yè)的營利起到實際上的促進作用，因此，該實施專利的行為仍應被認定為生產經營目的；四是個人使用行為屬于非生產經營目的的行為。應當說，該觀點進一步細化對專利法第十一條非生產經營目的的理解，但還有不足：首先，其似乎認為，適用第十一條非生產經營目的抗辯的主體只能為個人，不包括單位，這顯然與專利法第十一條所規(guī)定的任何單位和個人之適用主體相違背；其次，如果某單位實施專利的目的純粹是為公益目的，如用于地震救災，此時，單位能否主張非生產經營目的免責抗辯？該觀點沒回應該問題，而該問題正是司法實踐中爭議最大的問題。

北京市高級人民法院制定的《專利侵權判定指南》“不侵權抗辯”第一百一十八條規(guī)定：“任何單位或個人非生產經營目的制造、使用、進口專利產品的，不構成侵犯專利權?！睆脑撘?guī)定可以解讀出：非生產經營目的抗辯適用的主體包括單位和個人；非生產經營目的抗辯適用制造、使用、進口專利產品的行為，不適用銷售和許諾銷售行為。

筆者認為，自然人非生產經營目的比較容易識別，而單位非生產經營目的則比較難把握，回歸專利法的本旨是解決該問題的關鍵所在。專利法的宗旨是專利保護既要有助于技術創(chuàng)新與傳播，又要使專利技術的創(chuàng)造者與使用者相互受益并以增進社會福利的方式，實現各方權利與義務的平衡。因此，為促進社會公益事業(yè)并避免不合理地限制專利權人的利益，單位主張非生產經營目的免責抗辯，應被限定在非常小的范圍內，即未經許可制造、使用、進口他人的專利產品（包括專利方法），應僅限于純粹為公共服務、公益事業(yè)和慈善事業(yè)等，且不能從中直接或間接獲得任何經濟利益。

就本文所舉案例而言，筆者認為，被告一是事業(yè)單位法人，其對外招標的工程是“廣東省綠道網”的組成部分，為深圳市重點民生工程，被告一對該工程只有投入，并不會從中直接或間接獲得任何經濟利益，故即使認定其構成對涉案專利產品的使用，其也是出于非生產經營目的，應被免除承擔專利侵權責任。被告二使用涉案專利產品的目的是為了營利，故其應承擔專利侵權責任。

上述對專利法第十一條非生產經營目的的解釋，與專利法第四十九條規(guī)定的強制許可制度和第六十九條第（四）項不視為侵犯專利權的規(guī)定，能夠在專利法體系解釋上相互融合，并不產生矛盾。第四十九條規(guī)定的強制許可，涵蓋制造、銷售、使用等各種實施專利的行為，專利被許可人應當是國務院有關主管部門或其指定的生產企業(yè)，所涉及的專利產品由國家按規(guī)定統(tǒng)一調配，以解決國家出現的緊急狀態(tài)或非常情況，或為了保護社會公共利益。第六十九條第（四）項規(guī)定“專為科學研究和實驗而使用有關專利的”不視為侵犯專利權，該行為之所以不視為侵犯專利權，并非出于該行為不是為了生產經營目的的緣故，而是因為該行為是針對獲得專利技術本身進行科學研究和實驗，從而判斷專利技術是否可行或確定實施專利技術的最佳方案等。上述兩項制度與第十一條是完全不同的制度，各自調整不同的對象范圍。

作者：祝建軍廣東省深圳市中級人民法院來源: 人民法院報整理：iprdaily ?周海峰網站：http://globalwellnesspartner.com/

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