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作者：馮葉晗
來源：IPRdaily
2016年1月13日，也就是上周四，杜塞爾多夫的高級(jí)州立法院(Oberlandesgericht Düsseldorf)支持了海爾的該項(xiàng)的上訴請(qǐng)求，做出了中止執(zhí)行之前杜塞爾多夫地方法院判決的裁定。該裁定初步給出了對(duì)2015年歐盟法院新的解釋的解讀及未來在司法實(shí)踐中的認(rèn)定方向。
在2015年11月3日，杜塞爾多夫地方法院（Landgericht Düsseldorf）曾經(jīng)在意大利專利管理公司SISVEL起訴海爾的通信產(chǎn)品侵權(quán)訴訟中，針對(duì)海爾做出了，在SISVEL提供45萬(wàn)歐元保證金的前提條件下停止銷售,銷毀和召回侵權(quán)產(chǎn)品的判決。此后，海爾德國(guó)公司對(duì)此判決向杜塞爾多夫高級(jí)州立法院提出上訴。2016年1月13日，也就是上周四，杜塞爾多夫的高級(jí)州立法院(Oberlandesgericht Düsseldorf)支持了海爾的該項(xiàng)的上訴請(qǐng)求，做出了中止執(zhí)行之前杜塞爾多夫地方法院判決的裁定。該裁定初步給出了對(duì)2015年歐盟法院新的解釋的解讀及未來在司法實(shí)踐中的認(rèn)定方向。
歐盟法院在2015年7月16日頒布了針對(duì)華為訴中興案件(C-170/13)的新的解釋。該解釋可以總結(jié)為，為了避免標(biāo)準(zhǔn)必要專利權(quán)人構(gòu)成濫用市場(chǎng)支配地位，SEP專利權(quán)人（原告）向法庭申請(qǐng)要求專利使用方（被告）停止侵權(quán)行為的時(shí)候，需要履行以下義務(wù)：
1.SEP專利權(quán)人必須向?qū)＠褂梅阶龀鎏嵝?，指出侵?quán)的專利，具體提供侵權(quán)的依據(jù)和侵權(quán)的方式。
2. SEP專利權(quán)人必須向?qū)＠褂梅教峁┮粋€(gè)符合FRAND原則的許可的要約，要求是具體的，并且明確許可費(fèi)率和計(jì)算方式。
而對(duì)于專利使用方（被告）來說，針對(duì)以上的情況需要履行的義務(wù)為：
3. 專利使用方在表示愿意接受FRAND條件的許可，并繼續(xù)使用該專利的情況下必須根據(jù)SEP專利權(quán)人提供的許可協(xié)議要約立即予以回應(yīng)而不允許有任何的拖延。
4. 專利使用方如果沒有接受SEP專利權(quán)人的FRAND 許可要約的話，必須要在短期內(nèi)給SEP專利權(quán)人一個(gè)具體的符合FRAND原則的許可的新反要約。
5. 專利使用方，在繼續(xù)使用該專利的情況下，在其向SEP專利權(quán)人提出了自己的FRAND 反要約以后，如果被SEP專利權(quán)人拒絕，需要提供一個(gè)合適的保證金提存，如：提供銀行的擔(dān)保，這個(gè)金額必須是符合其以往的使用情況的足夠的金額。
同時(shí)，歐盟法院還指出，專利使用方在闡明自己如果侵權(quán)的前提條件下愿意接受許可，但同時(shí)仍然保留質(zhì)疑是否侵權(quán)，涉案專利的有效性及是否為標(biāo)準(zhǔn)必要專利的權(quán)利。也就是說，在訴訟中仍然可以以不侵權(quán)，涉案專利為非標(biāo)準(zhǔn)必要專利，專利的被無(wú)效可能為抗辯理由。
相對(duì)于之前的規(guī)定，歐盟法院的以上解釋無(wú)疑是更合理的。通過具體解釋SEP專利權(quán)人（原告）及專利使用方（被告）的權(quán)利與義務(wù)，可以有效的規(guī)范專利權(quán)人在許可及訴訟過程中對(duì)其專利權(quán)的使用，防止其形成濫用市場(chǎng)支配地位的可能。如其中“ SEP專利權(quán)人必須向?qū)＠褂梅阶龀鎏嵝?，指出侵?quán)的專利，具體提供侵權(quán)的依據(jù)和侵權(quán)的方式“， 這就要求專利權(quán)人在正式許可談判之前要具體的提供手中所持有專利及與專利使用方的產(chǎn)品之間侵權(quán)的認(rèn)定結(jié)果。作為中國(guó)企業(yè)，經(jīng)常會(huì)遇到來自專利權(quán)人的整個(gè)專利包，專利數(shù)量可能是幾十到幾百件，并被告知，全部涉及侵權(quán)，這就使專利使用方在談判之初便陷入了被動(dòng)。如果接受整個(gè)專利包，顯然是不合理的，如果不接受，逐一的分析，巨大的工作量也是企業(yè)所無(wú)法承受的。基于新的規(guī)定則可以在談判之初便要求專利權(quán)人提供具體的侵權(quán)對(duì)比認(rèn)定信息及許可費(fèi)的具體計(jì)算方式。
具體到SISVEL訴海爾的案件中，從杜塞爾多夫地方法院在先前的判決中可以讀出，無(wú)論原告是否已經(jīng)履行了歐盟法院新的解釋的前兩點(diǎn)要求，都可以單獨(dú)認(rèn)定被告沒有履行該要求。而在上訴的過程中，杜塞爾多夫高級(jí)州立法院則對(duì)根據(jù)歐盟法院最新的司法解釋的解讀做出了相反的認(rèn)定，即：專利使用方要履行歐盟法院新的解釋中的自己的義務(wù)的前提條件是：專利權(quán)人必須先履行前述提到的1，2點(diǎn)，即：專利權(quán)人必須先指出侵權(quán)的依據(jù)和方式，向?qū)＠褂梅教峁〧RAND許可要約，許可費(fèi)率及其計(jì)算方式。
在此前提條件下再繼續(xù)認(rèn)定專利使用方是否履行了對(duì)于許可要約的及時(shí)回復(fù)，反要約的提供（如果不接受專利權(quán)人的許可要約），及進(jìn)一步的如果反要約被拒絕提供的擔(dān)保。
該認(rèn)定顯示然是更符合邏輯的一種認(rèn)定。中止停止銷售的裁定是杜塞爾多夫高級(jí)州立法院對(duì)上訴程序的初步指向性裁定，最終的上訴結(jié)果是否與中止裁定保持一致讓我們拭目以待。無(wú)論如何這將會(huì)是德國(guó)及歐洲最有影響力的法院之一以判決的方式來表明對(duì)歐盟法院解釋的解讀，對(duì)歐洲未來的標(biāo)準(zhǔn)必要專利的侵權(quán)訴訟將產(chǎn)生很大的影響。
來源：IPRdaily
作者：馮葉晗
編輯：IPRdaily 王夢(mèng)婷
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