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原標題：政府打造的項目也敢搶，申請人是無知還是無畏？
在被異議商標申請日前， “東方美谷”作為上海市奉賢區(qū)倡導打造的化妝品產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟項目，集產(chǎn)業(yè)集群、研發(fā)創(chuàng)新、服務配套、人才聚集等功能于一體，并通過前期的籌備、招商及大量的推廣與宣傳工作已在當?shù)丶跋嚓P市場主體中產(chǎn)生了一定影響，也一定程度上促進了地方經(jīng)濟的發(fā)展。被異議人同處上海市，其營業(yè)場所與“東方美谷”產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟總部所在區(qū)域地理位置較為接近。且“東方美谷”產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟在總部經(jīng)濟基礎上發(fā)展出化妝品全產(chǎn)業(yè)鏈， 其籌備、運作、推廣活動包含與被異議商標指定服務相同或類似的服務項目。鑒于“東方美谷”經(jīng)過大規(guī)模的籌備、招商、廣告宣傳、商業(yè)推廣等活動已具有一定的知名度，異議人作為同行業(yè)者和地域較為接近的市場主體具有較大知曉異議人“東方美谷”商標的可能性。
“東方美谷”商標異議案件評析
異議人 ：上海市奉賢區(qū)行政服務中心
被異議人 ：上海艾因星球投資管理有限公司
被異議商標 ：第17929919號“ 東方美谷”商標
被異議商標指定使用服務 ：第36類“保險承保 ；金融服務 ；藝術品估價 ；不動產(chǎn)經(jīng)紀 ；不動產(chǎn)出租 ；公寓管理 ；不動產(chǎn)管理 ；經(jīng)紀 ；擔保 ；受托管理”
當事人主張
異議人主要異議理由 ：
1.“東方美谷”系異議人在先使用且有一定知名度的商標，被異議人作為地域比較接近的同行企業(yè)，理應對異議人在先使用商標知曉，被異議人未經(jīng)授權擅自將與該名稱相同的文字作為商標申請注冊，違反《商標法》第十五條、第三十二條相關規(guī)定， 異議人受上海市奉賢區(qū)人民政府授權，負責“東方美谷”商標的品牌管理，屬于本案利害關系人，其提異議主體適格。
2.“東方美谷”系上海市奉賢區(qū)人民政府招商辦公室以美麗健康產(chǎn)業(yè)為核心打造的地區(qū)化妝品行業(yè)的產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟的名字，并經(jīng)大量的宣傳和使用而具有一定的知名度。
3. 被異議人作為地理位置臨近的化妝品企業(yè)，對異議人“東方美谷”產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟名稱理應知曉。
異議人提交主要證據(jù) ：
上海市奉賢區(qū)人民政府情況說明的“東方美谷”產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟籌備座談會通知復印件，
“東方美谷”化妝品產(chǎn)業(yè)服務平臺項目方案打印件，
被異議人工商登記信息及其銷售產(chǎn)品網(wǎng)頁截圖，
奉賢區(qū)行政服務管理辦公室2015年工作計劃網(wǎng)頁截屏，
新浪網(wǎng)、解放日報、新華網(wǎng)等媒體或期刊對“東方美谷”的報道，
異議人將“東方美谷”用于化妝品、時尚產(chǎn)品、電子商務、金融服務、物業(yè)管理服務、廣告宣傳等商品和服務上的相關證據(jù)等。
被異議人主要答辯理由 ：
1. 被異議人在申請注冊被異議商標前已進行在先權利檢索，未侵犯他人權利。
2. 被異議商標系被異議人獨創(chuàng)，異議人未提交證據(jù)說明其受到損失。
案件裁定
根據(jù)當事人陳述的理由及事實，經(jīng)審查，商標局認為 ：
在被異議商標申請日前， “東方美谷”作為上海市奉賢區(qū)倡導打造的化妝品產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟項目，集產(chǎn)業(yè)集群、研發(fā)創(chuàng)新、服務配套、人才聚集等功能于一體，并通過前期的籌備、招商及大量的推廣與宣傳工作已在當?shù)丶跋嚓P市場主體中產(chǎn)生了一定影響，也一定程度上促進了地方經(jīng)濟的發(fā)展。
被異議人同處上海市，其營業(yè)場所與“東方美谷”產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟總部所在區(qū)域地理位置較為接近。且“東方美谷”產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟在總部經(jīng)濟基礎上發(fā)展出化妝品全產(chǎn)業(yè)鏈， 其籌備、運作、推廣活動包含與被異議商標指定服務相同或類似的服務項目。鑒于“東方美谷”經(jīng)過大規(guī)模的籌備、招商、廣告宣傳、商業(yè)推廣等活動已具有一定的知名度，異議人作為同行業(yè)者和地域較為接近的市場主體具有較大知曉異議人“東方美谷”商標的可能性。
同時，“東方美谷”并非固定搭配的常用詞匯，具有一定的獨創(chuàng)性，被異議商標文字與該名稱完全相同，被異議人亦未對被異議商標的獨立創(chuàng)作來源作出合理解釋，其申請注冊被異議商標屬于《商標法》第十五條第二款所規(guī)定的因“其他關系”而明知他人商標存在的情形，以及《商標法》第三十二條規(guī)定的以不正當手段搶先注冊“他人已經(jīng)使用并有一定影響的商標”的情形。被異議商標注冊、使用在其指定服務上易導致相關公眾混淆誤認。
根據(jù)《商標法》第十五條第二款及第三十二條規(guī)定，決定被異議商標不予注冊。
案例評析
本案被異議商標由文字“東方美谷”構成，與異議人在先產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟名稱及大量使用的“東方美谷”商標文字相同，雙方商標的近似性不再贅述。本案焦點是引證商標在先使用及影響力的判斷。
（一）關于商標在先使用的判斷
本案異議人提交的證據(jù)可以證明在被異議商標申請日前，異議人已完成對“東方美谷”品牌的設計、策劃等籌備工作，進行了大量的宣傳和推廣，并形成以美麗健康產(chǎn)業(yè)總部經(jīng)濟為核心，涵蓋文化創(chuàng)意、旅游休閑、電子商務、體育運動、金融服務、不動產(chǎn)物業(yè)管理、時尚產(chǎn)業(yè)等多種產(chǎn)業(yè)的聯(lián)盟。上述事實可證明異議人對“東方美谷”進行了大量的商標性使用，其使用范圍亦包含與被異議商標指定相同或類似的服務領域。
（二）關于在先使用商標影響力的判斷
《商標法》第十五條第二款及第三十二條后半段都規(guī)定了對在先使用未注冊商標的保護，但二者對影響力大小的要求有所不同。
《商標法》第十五條第二款規(guī)定主要是指商標申請人因具有某種特定關系或關聯(lián)而明知他人商標存在，在他人商標已在先使用的情況下，不得搶先注冊該商標。這里主要基于申請人所應負有的誠信義務方面的考慮，適用該條款，在舉證方面不需要證明在先商標的使用具有影響力。
《商標法》第三十二條后半段主要指因商標在先使用具有較強影響力，商標申請人對該在先商標明知或應知情況下而進行的搶先注冊，適用該條的前提是在先使用商標具有一定影響力。
對于商標在先使用影響力的判斷，商標局和商標評審委員會編著的《商標審查及審理標準》中列舉了證明商標使用“有一定影響”可以提供的證據(jù)材料。
在司法程序中，《最高人民法院關于審理商標授權確權行政案件若干問題的規(guī)定》規(guī)定了“在先使用人舉證證明其在先商標有一定的持續(xù)使用時間、區(qū)域、銷售量或者廣告宣傳的，人民法院可以認定為有一定影響”。
此外，在影響力的判斷上，在先商標的獨創(chuàng)性也是重要的考量因素。
結合本案，首先，被異議人主要營業(yè)場所與異議人“東方美谷”項目主要辦公地點地域較為接近，涉及行業(yè)相同。根據(jù)《最高人民法院關于審理商標授權確權行政案件若干問題的規(guī)定》第十六條，商標申請人與在先使用人營業(yè)地址鄰近屬于《商標法》第十五條第二款中規(guī)定的“其他關系”的情形。
其次，“東方美谷”屬于臆造詞，并非固有詞語，具有一定的獨創(chuàng)性，被異議商標文字與異議人在先使用商標“東方美谷”文字構成相同，且被異議人未對被異議商標的獨立創(chuàng)作來源作出合理解釋。同時異議人提交的相關證據(jù)可以證明在被異議商標申請日前，“東方美谷”商標已經(jīng)通過在先大量使用和宣傳而在當?shù)睾屯袠I(yè)中具有一定影響力，在相關公眾的認知中，已將“東方美谷”與異議人形成穩(wěn)定對應關系。異議人“東方美谷”商標符合《商標法》第三十二條規(guī)定的“已經(jīng)使用具有一定影響的商標”的情形。
雙方當事人是否具有特定關系、在先商標的獨創(chuàng)性和影響力、市場的認知是合理界定在先使用商標保護范圍的重要考量因素。由于個案事實不同，對在先商標使用和影響力的判斷很難明確一個統(tǒng)一的量化標準，宜將相關證據(jù)作為一個整體、一個證據(jù)鏈來綜合判斷證明力。
同時，我國的《商標法》以注冊制為基礎，對未注冊的商標的保護要符合相應的條件，所以在先未注冊商標使用人也應增強知識產(chǎn)權法律意識，及時主動進行商標注冊，加強對自身權利的有效保護。
延伸閱讀：一波三折打到最高院的海棠灣商標糾紛
中國香港特別行政區(qū)居民李隆豐可能覺得很冤！他注冊多年的第4706970號海棠灣商標于近日被撤銷。
但是最高人民法院的判決明確顯示，李隆豐不冤！法院認為，他并無真實使用意圖，不具備注冊商標應有的正當性，屬于不正當占有公共資源、擾亂商標注冊的情形。
海棠灣休閑度假區(qū)開發(fā)項目是海南省三亞市政府于2004年4月啟動的重大建設項目，2005年6月海棠灣國家海岸建設工程啟動后，出現(xiàn)了多起搶注海棠灣商標事件，被搶注的商標涉及20多個類別的商品和服務。
得知海棠灣商標被香港居民李隆豐搶注后，三亞市政府于2009年12月4日以政府名義向國家工商總局遞交書面報告，啟動維權行動。之后，海棠灣開發(fā)建設有限公司向國家工商總局商標評審委員會（以下簡稱商評委）提出爭議申請。
2011年7月4日，商評委作出商評字（2011）第12545號裁定，撤銷第4706970號海棠灣商標。李隆豐不服，向北京市一中院提起行政訴訟。一中院一審判決撤銷第12545號裁定，要求商評委重新裁定。商評委不服，向北京市高院提起上訴。
北京市高院查明，爭議商標由李隆豐于2005年6月8日申請注冊，核準注冊日為2009年1月7日，核定使用在第43類住所、提供野營場地設施、旅游房屋出租等服務上，商標專用權期限至2019年1月6日。海棠灣管理委員會向商評委提交的證據(jù)中，有很多文件能證明管委會在爭議商標申請日之前已經(jīng)使用海棠灣商標。另查，李隆豐曾對媒體表示，他是從報紙上看到李嘉誠表示將投資海棠灣的消息后，認為海棠灣作為商標具有相當?shù)膬r值，才申請注冊的。
北京市高院還查明，李隆豐在不同類別商品或服務上申請注冊了香水灣等30余件與海南地名、景點有關的商標，多件商標有轉(zhuǎn)讓記錄。李隆豐曾與海棠灣管理委員會聯(lián)系，希望高價轉(zhuǎn)讓海棠灣商標。這些證據(jù)足以認定李隆豐申請注冊爭議商標的行為構成《商標法》規(guī)定的“以不正當手段取得注冊”的情形。
北京市高院作出終審判決，撤銷北京市一中院（2011）一中知行初字第2753號行政判決，維持商評委作出的裁定。
李隆豐依然不服，向最高人民法院申請再審。2013年8月12日，最高人民法院作出行政裁定，駁回李隆豐的再審申請，維持商評委的裁定及北京市高院的判決。至此，海棠灣商標之爭塵埃落定。
海棠灣商標雖然最終回到了三亞人的懷抱，但此案引發(fā)的一系列思考，令知識產(chǎn)權業(yè)界人士嘆息不已。
近些年，一些公有資源如景點名稱遭遇商標搶注的情形時有發(fā)生，像海棠灣這樣的公有資源往往因保護不力成為“公有草地”。
三亞市工商局相關負責人稱，三亞具有得天獨厚的旅游資源，天涯海角、大小洞天等商標紛紛被搶注，是三亞無形資產(chǎn)的重大損失。據(jù)了解，在海南，除了險些落入他人之手的國際旅游島、海棠灣商標，鹿回頭、八所等商標至今依然流落在外。
北京天銀律師事務所律師胡振生指出，明年5月1日起施行的新《商標法》針對商標惡意搶注行為作了四方面規(guī)定。第一，將誠實信用原則作為申請注冊和使用商標的基本原則。這一原則可以作為兜底條款，用于處理法律明確規(guī)定之外的惡意搶注行為。第二，特定業(yè)務關系下，絕對禁止搶注相對方商標規(guī)定的適用范圍擴大至合同、業(yè)務往來關系或者其他關系，不再僅限于商業(yè)代理關系。存在前述關系的情況下，被搶注人僅須證明搶注人“明知他人商標存在”即可對惡意搶注進行認定，舉證壓力大大減輕。第三，嚴格限制中介機構的行為，以阻止商標搶注。第四，確定商標異議審查和復審程序的時限均為12個月，特殊情況經(jīng)批準可以延長6個月，以使商標爭議當事方對爭議結果有一個明確的預期。他說：“新《商標法》為遏制商標惡意搶注提供了多方面的、具體的法律依據(jù)，必將有效維護相關權利人的合法權益。”
在海棠灣商標搶注案中，相關權利人以及職能部門針對惡意搶注行為采取的措施也值得借鑒。三亞方面及時成立了海棠灣商標注冊工作組開展維權工作，包括向工商總局遞交報告說明情況。工作組還制定了海棠灣商標維權計劃，指定專人負責協(xié)調(diào)，指定有關部門具體負責海棠灣商標維權工作。及時有效的應對措施，奠定了海棠灣商標回歸的堅實基礎。
一波三折的海棠灣商標案，不僅向那些意圖染指“公有草地”的投機者亮起紅燈，也向有關職能部門敲響了警鐘，為此類維權工作提供了范本。
（本文刊登于2013年11月7日中國工商報，原文標題為《“公有草地”不可覬覦——由海棠灣商標案引發(fā)的思考》，作者葉尤剛）
來源：商標寶典
作者：CTMO程麗元
編輯：IPRdaily趙珍 校對：IPRdaily縱橫君
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