涉及商業(yè)方法的專利申請的審查思路

一、商業(yè)方法類案件分類 　　涉及商業(yè)方法的發(fā)明專利申請可分為單純商業(yè)方法發(fā)明專利申請和商業(yè)方法相關(guān)發(fā)明專利申請，如涉及行政管理、支付方案、商業(yè)行銷、購物、簽單、拍賣、金融投資、稅務處理、保險、保健服務、旅游服務、法律服務等的相關(guān)發(fā)明專利申請。單純商業(yè)方法發(fā)明專利申請是指以單純的商業(yè)方法為主題的發(fā)明專利申請；商業(yè)方法相關(guān)發(fā)明專利申請是指以利用計算機及網(wǎng)絡技術(shù)實施商業(yè)方法為主題的發(fā)明專利申請。　　從分類號看，涉及商業(yè)方法的專利申請主要涉及G06Q、G06F、G07G、G07D、G07F、H04L、H04W和H04M。從專利申請的實際情況來看，以G06Q 30/00分類號下的電子商務和G06Q 40/00分類號下的金融保險相關(guān)申請最為集中。　　二、審查歷史回顧 　　1.問題的起源 　　自1996年起，美國花旗銀行先后向我國提出了19項與其金融產(chǎn)品相關(guān)的商業(yè)方法專利申請，在國內(nèi)引起了轟動，其能否獲得專利保護存在很大爭論。在2003年6月左右，其中的兩項發(fā)明專利申請先后獲得授權(quán)的消息一經(jīng)爆出，便引發(fā)了社會上的密切關(guān)注和廣泛爭議。一段時間以來，面對商業(yè)方法類申請的申請量猛增、特別是國外電子商務、銀行等領(lǐng)域的商業(yè)方法類申請的激增態(tài)勢，國家知識產(chǎn)權(quán)局采取了相應的審查政策。　　2.審查政策回顧 　　（1）2004年10月以前 　　2004年以前的審查實踐嘗試以專利法第二十五條規(guī)定的“智力活動的規(guī)則和方法”將此類案件排除在專利保護客體之外。由于涉及商業(yè)方法的專利申請主要表現(xiàn)為完全由自然人的行為來實現(xiàn)的商業(yè)方法（即純粹的商業(yè)方法專利申請）和利用計算機、網(wǎng)絡等自動化手段實施的商業(yè)方法（即商業(yè)方法相關(guān)的專利申請）這兩大類，因此，審查思路的主要著眼點在于對技術(shù)“三要素”的分析和說理，以屬于“智力活動的規(guī)則和方法”予以駁回。　　（2）2004年10月至2008年12月 　　經(jīng)過一段時間的探討，2004年10月國家知識產(chǎn)權(quán)局提出了相對明確的審查政策：對于單純的商業(yè)方法發(fā)明專利申請，直接適用專利法第二十五條第一款第（二）項排除；而對于商業(yè)方法相關(guān)發(fā)明專利申請，主要以專利法第二十五條以及實施細則第二條第一款（后改為專利法第二條第二款）為法律依據(jù)，以判斷是否屬于智力活動的規(guī)則和方法以及是否構(gòu)成技術(shù)方案為核心，認定是否屬于專利保護客體。所明確的具體審查思路為：以最接近的現(xiàn)有技術(shù)作為參照物，客觀地確定所要求保護的方案在解決的問題、采用的手段和獲得的效果3個方面對最接近的現(xiàn)有技術(shù)實際作出的貢獻，其中確定最接近的現(xiàn)有技術(shù)需要客觀證據(jù)，而客觀證據(jù)必須通過檢索來獲得，即“采用客觀性的判斷方式認定技術(shù)三要素的性質(zhì)”。　　在2006年審查指南修改過程中，此審查規(guī)則所明確的技術(shù)三要素的判斷方式寫入審查指南中，但不再要求對現(xiàn)有技術(shù)進行檢索。　　（3）2009年1月至2012年 　　2008年以后，國家知識產(chǎn)權(quán)局對于涉及商業(yè)方法的發(fā)明專利申請的審查方式作出了進一步的明確，提出了3種并行的審查思路，即：（1）直接根據(jù)說明書背景技術(shù)或公知常識判斷是否屬于專利保護客體；（2）根據(jù)檢索結(jié)果，引證對比文件后判斷是否屬于專利保護客體；（3）可以依據(jù)檢索到的現(xiàn)有技術(shù)評述新穎性或創(chuàng)造性。在審查實踐中審查員仍多以第一種審查思路來處理此類案件，主要是由于第一種無需進行檢索且有較大的自由裁量空間，而且按照當時的審查政策，技術(shù)三要素中只要有一個要素不滿足即可得出整體方案不構(gòu)成技術(shù)方案的結(jié)論。　 三、對近年來審查政策的分析 　　1.近年來審查政策存在的問題 　　隨著專利法、實施細則以及審查指南的修改與完善，對商業(yè)方法類案件的審查方式也在不斷調(diào)整和完善。從審查操作的角度初步解決了早期審查方式粗放的問題，有效保障了該領(lǐng)域的實質(zhì)審查工作的順利開展。　　然而，從實踐中看，以往的審查思路也存在一些問題。　　在操作層面，以往的審查思路中常常遇到需要引入公知常識、慣用技術(shù)手段、或是慣用技術(shù)手段的簡單拼湊等有關(guān)創(chuàng)造性判斷中所用到的標準，而在經(jīng)過類似于創(chuàng)造性判斷的過程后得出不屬于專利保護客體的結(jié)論，并不合乎法律邏輯。況且，某些特征屬于公知常識或者被現(xiàn)有技術(shù)披露，并不意味著這些特征的組合就不會帶來技術(shù)上的貢獻，如果仍是武斷地認為這些內(nèi)容沒有帶來技術(shù)貢獻而不構(gòu)成技術(shù)手段，本質(zhì)上講仍然是一種粗放的審查方式。　　雖然2009年1月之后明確了商業(yè)方法類專利申請的3種審查方式，但在實際審查過程中，大部分案件仍采取的是第一種方式，即“直接根據(jù)說明書描述的背景技術(shù)或公知常識，確定發(fā)明所要解決的問題不是技術(shù)問題時，直接依據(jù)專利法第二條第一款評述其不夠成技術(shù)方案”，因而外界產(chǎn)生了很多關(guān)于這種審查方式的質(zhì)疑，認為這種方式與2004年以前適用專利法第二十五條時的審查思路無實質(zhì)差別，甚至認為是一種審查方式的倒退。對于第三種方式中提出的“當檢索到可能影響發(fā)明的新穎性或創(chuàng)造性的現(xiàn)有技術(shù)時，則可以直接依據(jù)檢索到的現(xiàn)有技術(shù)評述新穎性或創(chuàng)造性”，應該說是絕大多數(shù)當事人更為樂見的一種審查思路，但在實際審查中較少使用。　　2.我國相關(guān)企事業(yè)機構(gòu)對商業(yè)方法類專利申請審查的需求 　　應該說，近年來我國相關(guān)機構(gòu)在商業(yè)方法類技術(shù)發(fā)展的認識有了非常大的提高，相關(guān)的技術(shù)研發(fā)也取得了長足進步。為充分了解社會需求，國家知識產(chǎn)權(quán)局專利復審委員會通過例如座談、調(diào)研、調(diào)查問卷等多種形式，與多家企業(yè)或者機構(gòu)就涉及商業(yè)方法的專利保護議題進行了深入的交流與探討。調(diào)研對象為商業(yè)方法領(lǐng)域申請量較大的以及業(yè)務主要涉及電子商務領(lǐng)域的各類企業(yè)、機構(gòu)，調(diào)研范圍涵蓋了大型跨國企業(yè)、國內(nèi)大、中型企業(yè)以及銀行類金融機構(gòu)，主要包括華為、中興通訊、雅虎、騰訊、百度等大型企業(yè)以及中國銀行、中國建設(shè)銀行等相關(guān)銀行機構(gòu)以及相關(guān)電子商務企業(yè)。通過上述調(diào)研了解到：　　第一，大型跨國企業(yè)由于其在專利保護方面起步較早，均已經(jīng)有了相對完備、具有前瞻性的專利布局，并且均具有較明顯的技術(shù)優(yōu)勢，因此這類企業(yè)傾向于放寬對商業(yè)方法相關(guān)專利申請的審查要求，希望商業(yè)方法類申請能夠與普通案件一視同仁，最終能夠獲得授權(quán)。　　第二，國內(nèi)大中型企業(yè)處于快速發(fā)展階段，雖然這些企業(yè)在專利布局以及申請量上均與大型跨國公司存在一定差距，但是這些企業(yè)的商業(yè)方法專利布局意識在加強，專利申請數(shù)量處于增長階段，與國外的差距在縮小，個別企業(yè)的國內(nèi)申請數(shù)量超過了國外企業(yè)，在這種情況下，部分國內(nèi)企業(yè)希望改變商業(yè)方法類申請的審查方式，最終可以得到授權(quán)，以積累專利資產(chǎn)；但是部分企業(yè)只是希望改變此類申請的審查方式，認可這類申請的技術(shù)屬性。　　第三，國內(nèi)銀行類金融機構(gòu)由于自身技術(shù)研發(fā)能力不足，很多技術(shù)領(lǐng)域的業(yè)務均外包給第三方技術(shù)公司，雖然這樣規(guī)避了可能出現(xiàn)侵權(quán)等知識產(chǎn)權(quán)方面的問題，但同時也喪失了獲得專利權(quán)的可能性，商業(yè)方法專利布局尚未有效展開。　　第四，部分國內(nèi)企業(yè)和絕大多數(shù)金融機構(gòu)專利保護意識淡薄，目前的審查政策對這些機構(gòu)也無法產(chǎn)生觸動，并且這種狀態(tài)短期內(nèi)也不可能得到改觀。 四、歐洲以及美國對于商業(yè)方法相關(guān)專利申請的審查思路 　　1.EPO的審查思路 　　在歐洲專利局（EPO）的審查實踐中，1998年以前判斷一項發(fā)明專利申請是否屬于保護客體，采用的是“貢獻論”的判斷方式。1998年以后EPO判斷一項發(fā)明專利申請是否屬于客體則采用“任何硬件”（any hardware）的判斷方式，一項權(quán)利要求中具有單個的技術(shù)特征就足以使其整體成為發(fā)明的主題，即可授權(quán)的客體，不必考慮公知常識和現(xiàn)有技術(shù)。　　在審查實踐中，在評價專利申請的創(chuàng)造性時， EPO審查員通常采用所謂的“問題——解決”法。在該方法中，主要有3個步驟：　?。?）確定“最接近的現(xiàn)有技術(shù)”； 　?。?）確定所解決的“客觀技術(shù)問題”； 　?。?）從最接近的現(xiàn)有技術(shù)和客觀技術(shù)問題出發(fā)，考慮要求保護的發(fā)明對于本領(lǐng)域技術(shù)人員來說是否顯而易見。 　　需要說明的是，在該步驟中，如果區(qū)別特征沒有帶來技術(shù)效果，則認定權(quán)利要求不具備創(chuàng)造性，不再進行下一步的判斷。　　2.USPTO的審查思路 　　在美國專利商標局（USPTO），對于一項商業(yè)方法申請來說，其非顯而易見性的審查同一般專利申請的審查基本一致，即要看是否符合Graham test的要求：（1）確定保護范圍和在先技術(shù)的內(nèi)容；（2）確定考慮中的權(quán)利要求與在先技術(shù)的不同；（3）決定相關(guān)領(lǐng)域普通技術(shù)人員的技術(shù)水平；（4）評價所有與非顯而易見性相關(guān)的證據(jù)。在創(chuàng)造性審查結(jié)論上，USPTO認為商業(yè)規(guī)則本身或者技術(shù)特征二者之一非顯而易見，則方案整體上非顯而易見，其中并不強調(diào)技術(shù)性，而較多考慮效果。　　這種觀點在USPTO的文件《FORMULATING AND COMMUNICATING REJECTIONS UNDER 35 U.S.C. 103 FOR APPLICATIONS DIRECTED TO COMPUTER-IMPLEMENTED BUSINESS METHOD INVENTIONS》中得以體現(xiàn)。在該文件中，針對涉及計算機實施的商業(yè)方法發(fā)明申請的創(chuàng)造性評判給出了若干示例。　　五、在審復審案件情況分析 　　1.在審復審案件概況 　　從計算機領(lǐng)域來看，涉及商業(yè)方法類（分類號為G06Q和G06F17/60）的在審復審案件共681件。其中，駁回法條為專利法第二條第二款和專利法第二十二條第三款，分別占總案件數(shù)量的74.6%和19.53%，而駁回法條為專利法第二十五條的案件僅占1.17%。　　上述508件以專利法第二條第二款為由駁回的復審案件中，使用了對比文件和未使用對比文件的分別占7.5%和92.5%。也就是說，絕大多數(shù)申請的審查過程中未引用證據(jù)進行評價。　　除上述兩個分類號以外，其他分類號下也涉及了少量商業(yè)方法類申請，全部在審復審案件大約100件左右，其比例分布與上述兩個分類號大致相同。　　2.在審復審案件中國外同族專利申請的審查情況 　　（1）EPO同族的審查情況 　　上述計算機領(lǐng)域的681件在審復審案件中，有歐洲同族的共287件。在EPO的審查過程中，評述其創(chuàng)造性的199件，既評述客體又評述創(chuàng)造性的46件，不屬于專利保護客體的11件，以其他方式審查的31件。由上述分析可知，EPO采用創(chuàng)造性和客體加創(chuàng)造性審查方式審查的案件比例占到了85%，其中對絕大部分申請的審查以創(chuàng)造性為主。　?。?）USPTO同族的審查情況 　　上述計算機領(lǐng)域的681件在審復審案件中，有美國同族的共360件。在USPTO的審查過程中，評述創(chuàng)造性的261件，既評述客體又評述創(chuàng)造性的56件，評述不屬于專利保護客體的12件，采用其他方式審查的案件有31件。從上述分析可以看出，美國專商局評述創(chuàng)造性的案件比例達到88%，評述不屬于專利保護客體的比例同樣較低。 六、建議的審查流程以及審查方式 　　通過以上多方面的分析，包括以往審查方式的合理性分析，歐美審查方式的比較，在審案件情況分析以及對多家企業(yè)機構(gòu)的調(diào)研，可以得出如下結(jié)論：　　第一，歐洲、美國在客體審查標準上比較寬松，大部分此類專利申請使用新穎性創(chuàng)造性進行規(guī)范；　　第二，從在審復審案件情況進行分析可知，此類專利申請按照之前的審查方式，很大比例案件使用專利法第2條第2款駁回，并且未使用對比文件，這與歐美主要以創(chuàng)造性進行審查的情況存在較大差異；　　第三，不同企事業(yè)機構(gòu)由于其情況差異，需求存在較大差異；一些企事業(yè)機構(gòu)專利保護意識淡薄，過于依賴目前的審查政策。　　因此，綜合考慮以上多方面因素，建議對現(xiàn)行審查方式進行調(diào)整，使用客觀證據(jù)對此類案件進行新穎性創(chuàng)造性評判，以期結(jié)論更為客觀并且具有說服力。建議審查思路如下：　　對一項涉及商業(yè)方法的專利申請進行審查，首先考察其是否屬于專利保護的客體，之后再對該申請的新穎性、創(chuàng)造性進行評判。審查流程為：　　第一步，判斷是否屬于專利保護客體。從本領(lǐng)域技術(shù)人員的角度出發(fā)，理解專利申請的實質(zhì)，確定其請求保護的權(quán)利范圍。如果權(quán)利要求請求保護的方案屬于單純商業(yè)方法，不包含任何技術(shù)手段，則該申請不屬于專利保護的客體。　　第二步，新穎性審查。如果權(quán)利要求請求保護的方案包含技術(shù)手段，則屬于專利保護的客體，則應當按照《專利審查指南》第二部分第三章的規(guī)定，審查其是否具備新穎性。　　第三步，創(chuàng)造性審查。如果權(quán)利要求請求保護的方案具備新穎性，則應當按照《專利審查指南》第二部分第四章的規(guī)定，審查其是否具備創(chuàng)造性。在創(chuàng)造性的判斷過程中，基于區(qū)別特征確定該方案實際解決的問題，如果該問題不屬于技術(shù)問題，則該申請沒有對現(xiàn)有技術(shù)做出技術(shù)貢獻，因而不具備創(chuàng)造性；如果該問題屬于技術(shù)問題，則判斷該技術(shù)問題的解決方案是否顯而易見。　　具體的審查流程如下所示： 　　1.客體審查標準 　　判斷一項涉及商業(yè)方法的權(quán)利要求的方案是否屬于單純的商業(yè)方法，應重點考察其是否采用了技術(shù)手段，如果采用了技術(shù)手段，則滿足技術(shù)屬性的要求。根據(jù)《專利審查指南》第二部分第一章第二節(jié)的規(guī)定，技術(shù)手段通常是由技術(shù)特征來體現(xiàn)的，因此只要權(quán)利要求中包含了技術(shù)特征，就采用了技術(shù)手段。在這個意義上講，只要某商業(yè)方法類申請的方案中包含了技術(shù)特征，則不屬于單純商業(yè)方法專利申請，則不應當以不符合專利法第二條第二款的規(guī)定予以排除。　　相反，如果一項商業(yè)方法類申請未包含任何技術(shù)手段，則屬于單純商業(yè)方法專利申請，不屬于專利保護的客體，其屬于專利法第二十五條二款第（二）項規(guī)定的智力活動的規(guī)則和方法的范圍，同時也不滿足技術(shù)方案的要求。　　例如，某專利申請請求保護一種商品或服務的促銷方法，其特征在于該方法采用在銷售商品或服務過程中增加售后答題環(huán)節(jié)來促進商品或服務的銷售；其方案中不包含任何技術(shù)特征，屬于典型的單純商業(yè)方法專利申請，其屬于專利法第二十五條第一款第（二）項規(guī)定的智力活動的規(guī)則和方法的范圍，同時也不具備技術(shù)三要素，不符合專利法第二條第二款的規(guī)定。在這類案件的審查中，強化專利法第二十五條第一款第（二）項的適用，弱化專利法第二條第二款的適用，使法條適用回歸其立法本意。　　2.新穎性、創(chuàng)造性審查標準 　　涉及商業(yè)方法的專利申請的新穎性審查標準與其它類型申請一致，按照《專利審查指南》第二部分第三章所規(guī)定的相關(guān)原則對技術(shù)領(lǐng)域、所解決的技術(shù)問題、技術(shù)方案和預期效果4方面進行審查。值得注意的是，考察兩個技術(shù)方案是否實質(zhì)相同，應考慮權(quán)利要求中所包含的全部特征。　　對商業(yè)方法類申請的創(chuàng)造性進行審查時，應按照如下標準：　　第一，把握專利申請的實質(zhì)，深入理解申請說明書的內(nèi)容以及權(quán)利要求所請求保護的方案，將權(quán)利要求所請求保護的方案和最接近的現(xiàn)有技術(shù)進行全面對比，確定區(qū)別特征，基于上述區(qū)別特征確定權(quán)利要求所請求保護的方案實際解決的問題。　　第二，判斷上述實際解決的問題是否屬于技術(shù)問題。如果不屬于技術(shù)問題，則不滿足創(chuàng)造性有關(guān)技術(shù)啟示判斷中“實際解決技術(shù)問題”的要求，即該方案相對于現(xiàn)有技術(shù)未作出技術(shù)貢獻，因此不具備創(chuàng)造性。例如，某專利申請的技術(shù)方案與對比文件的區(qū)別在于：其要求保護的主題是糧食經(jīng)紀人信息管理系統(tǒng)，管理的是糧食經(jīng)紀人相關(guān)的數(shù)據(jù)，對比文件的主題是駕駛員違章信息管理系統(tǒng)，管理的是駕駛員違章信息相關(guān)的數(shù)據(jù)。根據(jù)該區(qū)別特征，該方案所實際解決的問題為：對于糧食經(jīng)紀人相關(guān)數(shù)據(jù)進行管理。該問題不屬于技術(shù)問題，其方案沒有對現(xiàn)有技術(shù)做出技術(shù)貢獻，在此基礎(chǔ)上得出該權(quán)利要求不具備創(chuàng)造性的結(jié)論。按照這種判斷方式，解決的問題是否具備技術(shù)屬性的認定與以往的審查思路有一定的延續(xù)性。同時，在確定解決問題的技術(shù)屬性時同樣要依據(jù)技術(shù)效果來進行，也與EPO的審查思路基本一致。　　第三，如果解決了技術(shù)問題，則按照創(chuàng)造性審查的一般標準，判斷現(xiàn)有技術(shù)中是否存在技術(shù)啟示，基于此判斷該方案是否顯而易見，進而判斷其是否具備創(chuàng)造性。在某專利申請中，其權(quán)利要求1與對比文件對比得到其區(qū)別在于：使用輸入鍵盤作為用于進行險種及具體保險內(nèi)容設(shè)定的輸入部件，對比文件的方案使用了手寫輸入部件或觸摸屏作為輸入部件。基于上述區(qū)別，該權(quán)利要求所請求保護的方案實際所要解決的問題是：使用何種輸入部件進行信息的輸入。然而所屬技術(shù)領(lǐng)域的技術(shù)人員知曉，輸入鍵盤、手寫輸入部件以及觸摸屏都是本領(lǐng)域常見的輸入部件，屬于本領(lǐng)域的公知常識。因此，在上述對比文件的基礎(chǔ)上結(jié)合本領(lǐng)域的公知常識得到權(quán)利要求1所請求保護的方案，對所屬技術(shù)領(lǐng)域的技術(shù)人員來說是顯而易見的，從而得出權(quán)利要求1不具備創(chuàng)造性的結(jié)論。　　需要注意的是，如果基于區(qū)別特征確定所請求保護的方案實際解決的問題既包含技術(shù)問題，又包含其他問題，則重點考量其實際解決的技術(shù)問題，進而判斷權(quán)利要求是否具備創(chuàng)造性。

作者：劉銘來源：國家知識產(chǎn)權(quán)局　整理：iprdaily 網(wǎng)站：http://globalwellnesspartner.com/ ?? 涉及商業(yè)方法的專利申請的審查思路

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