專利權人的噩夢，解讀美國雙方專利復審（IPR），中國公司又該如何殺入美國市場？

? ? 【小D導讀】

美國2011年頒布的美國發(fā)明法案（”America Invents Act”）對美國專利法做了修改，其中一個叫雙方專利復審（Inter Partes Review，以下簡稱“IPR”）的新程序?qū)γ绹鴮＠V訟格局有強大的沖擊。IPR對很多專利權人來說簡直就是一場噩夢，而因為中國公司進軍美國后常常被指控專利侵權，IPR對中國公司非常有利。為了更好的保護自己的美國市場，中國公司需要了解IPR程序。本文會介紹IPR程序的主要特點，給中國公司提供一些實用的建議。

什么是IPR？ ? 2012年 9月16日生效的IPR程序是依據(jù)美國法典第35編第31章（35 U.S. Code Chapter 31）的一個新的專利無效的訴訟程序。此程序在美國專利商標局（以下簡稱“USPTO”）的專利審判和上訴委員會進行。IPR申請人只能根據(jù)美國專利法102和103法條對專利提出沒有新穎性和創(chuàng)造性的無效請求，而提交的現(xiàn)有技術必須是專利或出版物（printed publications）。

IPR程序的立案標準是：如果IPR申請書顯示了有“合理的可能性”（reasonable likelihood）使至少一個專利權利要求無效，USPTO則可以啟動IPR程序。IPR程序是一個小型精裝版的無效訴訟程序，有證據(jù)披露以及對專家證人和發(fā)明人訊問取證（deposition）的步驟。從立案到判決一年時間（特殊情況可延長到一年半），具體流程圖如下。

IPR有什么優(yōu)點和缺點？

IPR程序優(yōu)點很多。在此之前，USPTO有單方或雙方專利復審的程序（ex parte or inter parte reexamination），不過是非訴訟程序，對專利有效性的判決也沒有時間限制。而 IPR程序是更新改進版的雙方專利復審的訴訟程序，對挑戰(zhàn)專利無效方非常有吸引力。

據(jù)USPTO數(shù)字顯示，截止2014年 6月30日，USPTO收到了1405件IPR申請。從2013年6月開始，每個月的IPR申請量就多達50幾件了。2014年4月開始，每個月的IPR申請量更是超過100件。由此可見，IPR程序變得越來越熱門，成為公司知識產(chǎn)權保護策略的一個重要部分。

跟中國專利法不同，美國專利無效可以在聯(lián)邦地區(qū)法院和USPTO同時進行。跟聯(lián)邦地區(qū)法院無效訴訟相比，IPR程序優(yōu)點很明顯。

第一、IPR程序流程快。立案后一年就可以拿到判決。而聯(lián)邦地區(qū)法院的專利訴訟往往要2-3年，即使是少數(shù)的火箭式日程（rocket docket）的法院也要一年多才能得到最終判決。

第二、IPR程序物美價廉。一般美國律所對IPR程序的預算是30萬到50萬美元，這比聯(lián)邦地區(qū)法院的專利訴訟動輒上百萬美元的預算劃算多了。

第三、IPR程序無效成功率高。根據(jù)美國專利法，在聯(lián)邦地區(qū)法院的專利訴訟中（美國國際貿(mào)易委員會的337調(diào)查也一樣），專利首先是被默認為有效的，所以無效的難度很大。此外，聯(lián)邦法官或陪審團大多沒有技術背景，想說服他們專利無效難度很大。

而在IPR程序中，專利沒有被默認為有效，而且對權利要求范圍的解釋比聯(lián)邦地區(qū)法院更廣，所以更有利于使專利無效。此外，USPTO的法官都有技術背景，有自信判決專利無效。

據(jù)統(tǒng)計，截止2014年4月，在70%左右庭審過的IPR案件中，所有的涉案權利要求被判無效，在剩下的近30%里，大部分案件中涉案權利要求也有部分被修改（修改權利要求很有可能會減少侵權賠償額）。只有一個案件中專利權人保住了所有涉案權利要求的有效性。所以，IPR程序無效成功率很高。

IPR程序也是有風險的。如果挑戰(zhàn)專利無效方IPR敗訴，今后它就再也不能在任何程序（包括聯(lián)邦地區(qū)法院的專利訴訟和337調(diào)查）中根據(jù)其他現(xiàn)有技術對專利提出沒有新穎性和創(chuàng)造性的無效請求。所以IPR程序需要充分的準備（一般需要預留兩個月的時間準備IPR申請文書），盡量達到一招制敵的效果，否則后果嚴重。

另外，IPR程序的預算對很多國內(nèi)公司來講還是過高。所以預算有限的話，可以考慮選擇單方專利復審的程序，不過提交單方專利復審請求后，挑戰(zhàn)專利無效方就不能參與專利復審了。于是USPTO之后只能聽專利權人的一面之詞，無效的成功率顯然比IPR低很多。

中國公司為何關注IPR？

中國公司產(chǎn)品出口到美國時，經(jīng)常遭遇專利侵權指控或訴訟。其中包括競爭對手利用專利來打擊中國公司的市場份額，也包括專利控股公司們利用美國專利訴訟的高成本來敲詐許可費。

中國公司可以結(jié)合IPR程序的特點考慮以下策略：

一、在產(chǎn)品設計過程中就做專利分析，如果有不容易規(guī)避的關鍵專利，可以考慮準備IPR申請。至于是否提交和何時提交，根據(jù)具體情況再做決定。

二、如果收到專利權人的警告函，除了做一般的答復以外，應該立即做侵權和無效分析。因為專利權人可能會要求談判，甚至很快起訴法庭。如果中國公司準備了高質(zhì)量的IPR申請文書，這在提交IPR申請前可以是很好的談判籌碼。

三、如果專利權人已經(jīng)在聯(lián)邦地區(qū)法院提起了專利侵權訴訟， IPR申請必須在一年內(nèi)提交。如果在聯(lián)邦地區(qū)法院訴訟初期就開始IPR程序的話，大部分聯(lián)邦地區(qū)法院會暫停地區(qū)法院的訴訟程序，等USPTO對專利有效性的判決。所以中國公司在這種情況下可以考慮立即啟動IPR程序，以便降低訴訟成本和提高無效的成功率。

四、如果專利權人已經(jīng)在美國國際貿(mào)易委員會提起了專利侵權的337調(diào)查，337調(diào)查不會因為IPR程序而暫停。雖然如此，IPR程序的重要性還是不可忽視。對于中國公司來講，在337調(diào)查中敗訴的幾率非常高（尤其是競爭對手提出的337調(diào)查），所以建議增加多道防線來增加勝算。如果IPR程序?qū)＠麩o效成功的話，即使337調(diào)查敗訴，專利無效后美國國際貿(mào)易委員會的禁令自然也就被取消了。更何況，IPR是促使和解的一個好籌碼。

在中美貿(mào)易戰(zhàn)中，專利糾紛只是商業(yè)戰(zhàn)中的一個戰(zhàn)場而已。為了打贏一場專利糾紛戰(zhàn)，中國公司必須要熟悉多種武器。而IPR正是對付專利權人的一個新鮮的高殺傷力的武器，如果好好運用的話，必能保護中國公司的產(chǎn)品順利打入美國市場！

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梅雷律師是美國美科律師事務所(Mei & Mark LLP)的創(chuàng)始人和主管合伙人，杜克大學法律博士，業(yè)務以337調(diào)查，專利訴訟，和國際貿(mào)易糾紛為主。梅律師是第一個在美國創(chuàng)立高端訴訟律師事務所的中國人、第一個在美國聯(lián)邦巡回上訴法院出庭辯護的中國人、第一個代理中國公司通過美國海關破解美國貿(mào)易壁壘的律師、及第一個代理中國公司在美國337調(diào)查案中上訴美國聯(lián)邦巡回上訴法院獲得全勝的律師。梅律師曾在2008年美國大選期間，擔任奧巴馬總統(tǒng)的義務律師，保護選民的投票權。

整理：IPRdaily ?胡凱 ? ? ? ? ?作者：梅雷律師網(wǎng)站：iprdaily.cn 【聲明】本稿件為IPRdaily特約撰稿，未經(jīng)許可，請勿轉(zhuǎn)載！

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專利權人的噩夢，解讀美國雙方專利復審（IPR），中國公司又該如何殺入美國市場？

專利權人的噩夢，解讀美國雙方專利復審（IPR），中國公司又該如何殺入美國市場？